5 Utenlandsk rett

I moderne samfunn har forskning og kunnskapsutvikling fått en stadig større betydning. Utviklingen har gått i retning av at forskningens økonomiske nyttefunksjon for samfunnet er blitt stadig viktigere. Det har medført en bred nasjonal og internasjonal debatt om hvordan forskningsresultater best kan nyttiggjøres i samfunnets tjeneste. Ett av kjernepunktene i denne debatten er hvem som skal ha retten til å utnytte forskningsresultater og oppfinnelser økonomisk; forskeren selv eller den institusjon forskeren er knyttet til. Stadig flere land har endret lovverket slik at utdannings- og forskningsinstitusjoner selv kan overta utnyttelsesretten til oppfinnelser gjort ved institusjonene. En nærmere gjennomgang av utvalgte lands lovverk viser imidlertid at det fortsatt finnes en del avvik fra denne generelle tendensen. 1

5.1 Danmark

Lov nr. 347 av 2. juni 1999 om «opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner» omfatter universiteter under Forskningsministeriet, sektorforskningsinstitusjoner, offentlige sykehus og sunnhetsvitenskapelige forskningsinstitusjoner under amtskommunene og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Loven fastholder utgangspunktet om at retten til oppfinnelser gjort ved slike institusjoner tilkommer de ansatte som faktisk gjør oppfinnelsene (§ 7). Men etter § 8 Stk. 1 kan en institusjon kreve å få overdratt alle rettigheter til de oppfinnelser som deres ansatte gjør som ledd i arbeidet ved institusjonen. Institusjonen kan også på egne og arbeidstakernes vegne ved forutgående avtale med en tredjepart helt eller delvis frasi seg rettigheter til eventuelle oppfinnelser som gjøres under et samarbeidsprosjekt med tredjeparten (§ 9).

Etter lovens § 10 skal en arbeidstaker som gjør en oppfinnelse, uten ugrunnet opphold gi institusjonen skriftlig varsel om dette. Han må ikke offentliggjøre oppfinnelsen før institusjonen skriftlig har bekreftet å ha mottatt underretningen.

I sin bekreftelse av å ha mottatt underretning fra en ansatt om en oppfinnelse kan institusjonen pålegge vedkommende å holde oppfinnelsen hemmelig i ytterligere to måneder. Etter § 11 skal institusjonen innen utløpet av denne perioden ha foretatt en vurdering av mulighetene for å utnytte oppfinnelsen kommersielt og for å beskytte rettighetene til oppfinnelsen, samt at den skal ha drøftet med den ansatte hvordan rettighetene til oppfinnelsen kan utnyttes. Institusjonen må videre ha bestemt seg for om den vil overta rettighetene til oppfinnelsen mot at den ansatte får krav på vederlag, eller om den ansatte skal få utnytte oppfinnelsen selv mot at institusjonen får krav på vederlag. Overholdes ikke fristen, beholder den ansatte alle rettigheter til oppfinnelsen. Fristen kan forlenges etter avtale med den ansatte.

Har institusjonen ervervet rettighetene til en av de ansattes oppfinnelser, har den plikt til aktivt å søke rettighetene nyttiggjort (§ 11 Stk. 6). Det er presisert i forarbeidene at denne aktivitetsplikten må sees i lys av formålet med loven, som er å sikre at forskningsresultater frembrakt ved hjelp av offentlige midler nyttiggjøres for det danske samfunn ved næringsmessig utnyttelse.

Om beregningen av vederlag for utnyttelse av rettighetene sier lovens § 12 at den ansatte har krav på et «rimeligt vederlag» hvis institusjonen bestemmer seg for å utnytte oppfinnelsen kommersielt, og institusjonen har krav på et «rimeligt vederlag» hvis den ansatte etter avtale selv skal stå for kommersialiseringen. Institusjonene skal selv fastsette regler for beregning av vederlag, men reglene skal godkjennes av forskningsministeren. Loven fastsetter ikke om vederlaget skal være et engangsbeløp eller om det skal bestå i en royalty. Forarbeidene viser til praksis ved Københavns universitet som et eksempel, der patent- og lisensinntekter «efter institutionens afholdelse af direkte omkostninger til patentering og licensiering» fordeles med en tredjedel til institusjonen, en tredjedel til instituttet og en tredjedel til oppfinneren. I situasjoner hvor den ansatte selv skal utnytte rettighetene, må man ved beregningen av vederlaget til institusjonen ta hensyn til at den ansatte selv har den økonomiske risiko for at kommersialiseringen av oppfinnelsen blir vellykket.

Lovforslaget var omstridt i Danmark, og ble møtt med omfattende protester fra forskningsmiljøene. Foreløpige meldinger går ut på at loven i dag oppfattes av denne gruppen som noe mindre kontroversiell enn ved innføringstidspunktet, og at det etter lovens ikrafttredelse har blitt en økt patenterings- og lisensieringsaktivitet innenfor det tekniske og biomedisinske område (Bryde Andersen: Universitetsforskning og immaterialrettigheder i Danmark,NIR 2000 s. 605).

5.2 Sverige

«Lærerunntaket» i Sveriges «lag om rätten till arbetstagares uppfinningar» av 1949 lyder:

«Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningväsendet skall inte i denna egenskap anses såsom arbetstagare enligt denne lag, dock att lagen skall tillämpas på sådana lärare vid Försvarsmaktens skolor som är yrkesofficerare.»

Unntaket er i hvert fall formelt sett noe snevrere enn i Norge, siden bare lærere, og ikke annet vitenskapelig personale, unntas fra lovens anvendelsesområde. Som i Norge omfattes ikke forskere ved forskningsinstituttene av unntaket.

Det er i flere offentlige utredninger blitt foreslått å utvide unntaket til å omfatte alt vitenskapelig personale ved universiteter og høgskoler, eller endog også alle ansatte ved disse institusjonene (SOU 1964:49, SOU 1977:63, SOU 1980:42). Det har vært anført flere begrunnelser for dette. For det første at hensynet til den frie forskning tilsier at forskerne selv bør kunne råde over sine resultater. Når institusjonene har rettigheter til de ansattes oppfinnelser, kan de tenkes å ville styre deres forskning mot felt og problemstillinger som det ligger mye penger i. For det andre er det blitt pekt på at universitetene og høgskolene ikke har som oppgave å drive næringsvirksomhet, og de mangler den administrative organisasjon som er nødvendig for å administrere og utnytte oppfinnelser kommersielt. For det tredje er det blitt hevdet at universitetene og høgskolene sikres en bedre rekruttering når de ansatte selv har rettighetene til sine oppfinnelser.

I den såkalte NYFOR-utredningen (SOU 1996:70) foreslås det at dagens «lærerunntak» i utgangspunktet beholdes som det er. Det foreslås imidlertid også at institusjonene skal få et større ansvar for kommersiell utnyttelse av de ansattes oppfinnelser. De bør blant annet få myndighet til å gi bedrifter som samarbeider om et forskningsprosjekt, lisens til å utnytte de oppfinnelser som institusjonenes ansatte måtte gjøre under prosjektet. Videre bør institusjonene få en del av de inntekter som en kommersialisering fører til. Denne andelen bør stå i forhold til institusjonenes bidrag til inntektene (SOU 1996:70 Samverkan mellan högskolan och näringslivet s. 217-219). Den svenske regjeringen sa seg i Prop. 1996/97:5 i hovedsak enig med utredningens synspunkter. Regjeringen la blant annet vekt på at «lærerunntaket» ga forskerne «incitament att bidra till att forskningsresultaten kommer till nytta i samhället». Regjeringen mente videre, i likhet med NYFOR-utredningen, at institusjonene burde gis flere incitamenter til å støtte opp om kommersialisering av forskningsresultater, og at de bør få «en viss kompensation för de statliga resurser som förbruktas vid utvecklingan av uppfinningar som lett til lyckosamma exploateringar.» Regjeringen mente at bestemmelser om dette burde inntas i avtaler mellom institusjonene og de ansatte. I Prop 1998/99:94, uttalte regjeringen at avtaler mellom partene på arbeidsmarkedet, det vil si tariffavtaler, vil være det beste reguleringsredskap. Videre uttalte regjeringen at den danske loven om oppfinnelser ved offentlige forskningsinstitusjoner av 1999 kan være en brukbar modell for en slik avtale:

«Den aktuella danska lagstiftningen förefaller väl avvägd genom att rättigheter och skyldigheter tillkommer såväl de berörda forskarna som värduniversiteten, samtidigt som samhällets intresse av att på ett effektivt sätt ta till vara kommersiellt exploaterbara forskningsresultat. En liknande ordning är tänkbar också i Sverige, men i stället för lagstiftning bör förhandlingar inledas mellan parterna på arbetsmarknaden. Det danska lagförslaget borde därvid kunna utgöra en förebild.»

Noen avtaleregulering har man imidlertid ennå ikke oppnådd. I den nyeste proposisjon om spørsmålet, Prop. 2000/2001:3 Forskning och förnyelse, foreslår den svenske regjering å beholde dagens lovverk som det er inntil videre og avvente hvilke erfaringer man gjør med den nye loven i Danmark.

5.3 Storbritannia

Rettstilstanden i Storbritannia synes uklar. Hovedregelen i Patents Act fra 1977 er at arbeidsgiveren blir eier av de ansattes oppfinnelser, dersom oppfinnelsene gjøres som en del av de arbeidsoppgaver som normalt inngår i den ansattes arbeide, og en etter omstendighetene rimeligvis vil kunne forvente at oppfinnelser blir et resultat av dette. Oppfinnerne har rett til økonomisk kompensasjon.

Hva som gjelder i forhold til forskere og lærere som ansettes for å drive forskning og undervisning i sin alminnelighet, er imidlertid usikkert. Det hevdes at institusjonene «eier» sine ansattes forskningsresultater, i hvert fall i forhold til resultater som er oppnådd under utførelsen av særlige arbeidsoppgaver under et forskningsprogram. Flere universiteter har utarbeidet «policies» som innebærer at universitetet har rett til de ansattes oppfinnelser mot å yte et vederlag, med mindre det foreligger en avtale med en ekstern bidragsyter som er tilkjent rettighetene til forskningsresultatene. Flere av disse «policies» er imidlertid ikke blitt nedfelt i noen avtale med de enkelte ansatte eller fagforeningene, og det er tvilsomt hvorvidt de er rettslig bindende for forskerne.

5.4 Frankrike

Etter de gjeldende franske regler om arbeidstakeroppfinnelser er utgangspunktet at arbeidsgiveren har oppfinnerretten til de oppfinnelser som en ansatt gjør, enten som oppfyllelse av en arbeidsavtale som medfører en oppfinnersk virksomhet (»mission inventive») som svarer til vedkommendes arbeidsoppgaver (»foction effective»), eller som et resultat av studier og forskning som den ansatte uttrykkelig har fått i oppdrag å utføre (Code de la propriété intellectuelle Article L 611-7.1). Loven gir ikke oppfinnerne krav på noe særskilt vederlag, men åpner for at kollektivavtaler kan gi dem dette.

Alle andre oppfinnelser tilhører oppfinneren. Dersom oppfinnelsen er gjort som ledd i en ansatts utøvelse av tjenesten på bedriftens område eller takket være arbeidsgiverens ressurser eller data, har arbeidsgiveren rett til helt eller delvis å utnytte de rettigheter som vil følge med et patent på oppfinnelsen. Den ansatte har krav på særskilt godtgjørelse for de rettigheter vedkommende må gi fra seg, og ved fastsettelsen av denne skal man blant annet ta hensyn til hvor mye arbeidsgiveren må sies å ha bidratt til oppfinnelsen og oppfinnelsens «industrielle og kommersielle nytte».

For særlige grupper av offentlige tjenestemenn - deriblant forskere og lærere ved universiteter og høyskoler («éducation nationale, enseignement supérieur et recherche») er det gitt en egen bestemmelse i Code de la propriété intellectuelle article R 611-12. Den gir imidlertid ikke disse ansatte noen særlig gunstigere stilling enn andre ansatte. Bestemmelsen lyder slik i Ringnes-utvalgets oversettelse:

«1. Oppfinnelser som en offentlig tjenestemann har gjort under utførelsen av oppgaver som medfører en oppfinnerisk virksomhet som svarer til hans arbeidsoppgaver, eller under studier eller forskning som uttrykkelig er tiltrodd ham, tilhører den offentlige institusjon for hvis regning han utfører nevnte oppgaver, studier eller forskning. Dersom den offentlige institusjon bestemmer å ikke utnytte oppfinnelsen, kan oppfinneren utnytte rettighetene over oppfinnelsen i samsvar med en avtale med den offentlige institusjon.

2. Alle andre oppfinnelser tilhører den offentlige tjenestemann.

Den offentlige institusjon har imidlertid rett til, på de vilkår og innen de frister som fremgår av bestemmelsene nedenfor, å få tildelt hele eller en del av de rettigheter som følger patentet som beskytter oppfinnelsen, forutsatt at oppfinnelsen er gjort av en offentlig tjenestemann:

under utøvelsen av tjenesten eller innenfor virksomhetsområdet til den aktuelle institusjon eller med kjennskap til eller bruk av institusjonens teknikk eller ressurser eller ved bruk av data som den har fremskaffet.»

Arbeidstakeren skal varsle arbeidsgiveren om sin oppfinnelse og underrette om det er en oppfinnelse som reguleres av nr. 1 eller 2. Er arbeidsgiveren uenig i arbeidstakerens klassifisering, må det protesteres innen to måneder. Ellers anses arbeidstakerens klassifisering for akseptert. Blir oppfinnelsen klassifisert som en oppfinnelse etter nr. 1, tilhører den arbeidsgiveren. Dreier det seg om en oppfinnelse som reguleres etter nr. 2, må arbeidsgiveren senest innen fire måneder fra arbeidstakerens underretning gjøre gjeldende sin rett til å overta hele eller deler av de rettigheter som følger et patent.

Oppfinneren har krav på vederlag for oppfinnelser både etter nr. 1 og 2. Vederlaget for oppfinnelser etter nr. 1 regnes ut etter ganske skjematiske regler, mens det for oppfinnelser etter nr. 2 fastsettes mer skjønnsmessig.

5.5 Nederland

Etter nederlandsk rett har arbeidsgiveren rett til patent på en oppfinnelse som en ansatt gjør i tjenesten, forutsatt at denne tjenesten innebærer at den ansatte skal bruke sine kunnskaper til å gjøre oppfinnelser av den type som er gjort. Det antas at universiteter og forskningsinstitutter har rett til patent på oppfinnelser som gjøres av deres ansatte forskere, men dette er ikke helt uomstridt. Oppfinneren har rett til vederlag, blant annet beregnet ut fra oppfinnelsens økonomiske betydning og omstendighetene rundt dens tilblivelse. Retten til å kreve slikt vederlag bortfaller tre år etter at patent er innvilget. Avtaleklausuler som fraviker disse bestemmelsene om vederlag er ugyldige. Oppfinneren har rett til å bli navngitt i samband med patentsøknaden og patentet.

5.6 USA

I 1980 vedtok kongressen i USA den første lov om offentlige myndigheters patentering, den såkalte «Bayh-Dole Act». Loven hadde blant annet til formål å fremme utnyttelse av oppfinnelser fra føderalt finansiert forskning og utvikling, fremme samarbeid mellom bedrifter og allmennyttige organisasjoner, inkludert universiteter, og sikre at oppfinnelser fra slike organisasjoner og små bedrifter blir brukt til å fremme konkurranse og næringsutvikling («promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development», «promote collaboration between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities», «to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise» (US Patent Act § 200.). Loven slår fast at småbedrifter eller allmennyttige organisasjoner som universiteter som mottar offentlige bevilgninger til forskning, i utgangspunktet får rettigheter til de oppfinnelser som er resultat av den offentlig finansierte forskningen. Institusjonene forplikter seg til å underrette myndighetene om slike oppfinnelser, sikre at de blir patentert og aktivt arbeide for å finne en lisenstaker som kan utvikle kommersielle produkter og tjenester basert på dem. Institusjonene må betale oppfinneren en viss royalty og skal ellers bruke inntektene fra oppfinnelsene til forskning og undervisning. De føderale myndigheter har selv en royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til oppfinnelsene, og de skal kunne overta alle rettigheter til oppfinnelsene om institusjonene ikke oppfyller sine plikter.

De toneangivende universiteter i USA er private institusjoner, og «the Bayh-Dole Act» får ikke anvendelse på forskning som drives her uten særlige offentlige bidrag. Hovedregelen er da at arbeidstakeren har rettighetene til oppfinnelsen, med mindre annet skulle følge av skriftlig avtale. Er en arbeidstaker særskilt ansatt for å gjøre en oppfinnelse, går imidlertid rettighetene til denne over til arbeidsgiveren. Videre har arbeidsgiveren en ikke-eksklusiv lisens - såkalt «shop right» - til å utnytte oppfinnelsen i sin virksomhet dersom oppfinnelsen er basert på arbeid i arbeidstiden og arbeidsgiverens lokaler og materiale. Dette er først og fremst et vern for arbeidsgiveren mot å risikere inngrepssøksmål fra sine egne ansatte for å utnytte deres oppfinnelser. Det skal være vanlig at universitetene ved avtale sikrer seg rettighetene til de ansattes oppfinnelser. Det kan være enklere å få gjennomslag for dette når lønnen forhandles frem individuelt.

Som eksempel kan nevnes Stanford University. Her har institusjonen ved avtale sikret seg patentrettighetene til de ansattes oppfinnelser. Oppfinneren vil imidlertid i utgangspunktet kunne bestemme at oppfinnelsen i stedet for å patenteres overhodet, skal være «fri» og tilgjengelig for alle. En slik «frigivelse» vil imidlertid være betinget av at den ikke kommer i strid med tredjemenns rettigheter, typisk eksterne bidragsyteres. I Stanfords standardavtale med de ansatte om immaterielle rettigheter underskriver forskeren på at han skal varsle Stanford om alle potensielt patenterbare oppfinnelser som han gjør som ledd i sitt arbeid eller ved hjelp av universitetets ressurser. Rettigheter til oppfinnelsene tilfaller universitetet, og forskeren er forpliktet til å gi universitetet all nødvendig dokumentasjon i tilknytning til oppfinnelsen. Forskeren står likevel fritt til å offentliggjøre sin oppfinnelse så lenge dette ikke er i strid med inngåtte avtaler. («1. I will disclose to Stanford all potentially patentable inventions conceived or first reduced to practice in whole or in part in the course of my University responsibilities or with more than incidental use of University resources. I further agree to assign to Stanford all my right, title and interest in such patentable inventions and to execute and deliver all documents and do any and all things necessary and proper on my part to effect such assignment. 2. I am free to place my inventions in the public domain as long as in so doing neither I nor Stanford violates the terms of any agreement that governed the work done.»)

I Stanfords «policy» på området presiseres retten til offentliggjørelse ytterligere. Oppfinneren eller oppfinnerne, som må være enige seg imellom, står fritt til å offentliggjøre sine oppfinnelser dersom de mener dette er det beste for å sikre teknologi-overføring, og det ikke er i strid med inngåtte avtaler. Universitetet vil ikke benytte sine rettigheter til oppfinnelser som oppfinnerne har offentliggjort. («The inventor, or inventors acting collectively when there are more than one, is free to place inventions in the public domain if that would be in the best interest of technology transfer and if doing so is not in violation of the terms of any agreements that supported or governed the work. The University will not assert intellectual property rights when inventors have placed their inventions in the public domain.»). Det synes som oppfinneren selv kan avgjøre om «frigivelse» vil være den beste løsningen for å sikre teknologioverføring (in the best interest of technology transfer.)

Dersom oppfinnelsen kommersialiseres, vil Stanfords eget «Office of Technology Licensing» (OTL) som regel organisere dette. Av brutto royaltyinntekter går 15 pst. til OTL til dekning av administrasjonskostnader mv. Av det resterende har oppfinneren krav på en tredjedel, resten går til institusjonen.

Regelverket ved Stanford University samvirker med amerikansk patentlovgivning, som er noe annerledes enn den norske og europeiske patentlovgivning. Det stilles i norsk og europeisk patentrett et ubetinget krav om at en oppfinnelse må være ny - dvs. ikke gjort allment tilgjengelig noe sted i verden på søknadstidspunktet - for å anse oppfinnelsen patenterbar. Den amerikanske patentlovgivningens ordning med en «grace period» - nyhetsskånefrist - innebærer imidlertid et avvik fra dette prinsippet og betyr at oppfinnelsen i en bestemt periode (12 måneder) før søknadstidspunktet kan offentliggjøres av oppfinneren selv uten at det påvirker muligheten til å oppnå patent. Dette innebærer i praksis at publisering av en oppfinnelse ved Stanford University og under amerikansk patentlovgivning ikke behøver å være til hinder for oppnåelse av patent så lenge patentsøknaden sendes innen ett år etter publisering.

Patenteringsaktiviteten er blitt ganske høy ved amerikanske universiteter og forskningsinstitutter. Over 50 pst. av alle søknader på bioteknologipatenter i perioden 1971 - 1998 skal ha blitt inngitt av universiteter eller forskningsinstitutter . Flere universiteter har - som Stanford - egne kontorer som organiserer kommersialiseringen av den forskningen som drives. Den allmenne oppfatning synes ifølge NOU 2001:11 å være at «the Bayh-Dole Act» og institusjonenes engasjement i kommersialisering har bidratt til at det i vesentlig større grad blir overført teknologi fra forskningsmiljøer til næringsliv nå enn før 1980-årene. I enkelte næringslivskretser hevdes det ifølge SOU 1996:70 imidlertid at kostnadene med å betale lisensavgifter til universiteter med patenter er i ferd med å bli for store.