12 Håndhevingsmidler
12.1 Gjeldende rett
Det ble i høringsnotatet gitt følgende redegjørelse for gjeldende rett:
«Til forskjell fra immaterialrettslovgivningen, slik som patentloven, varemerkeloven, designloven og åndsverkloven, inneholder ikke markedsføringsloven noen uttrykkelig bestemmelse som regulerer hvilke tiltak og sanksjoner som domfelte kan ilegges ved fellende dom om inngrep i forretningshemmeligheter etter markedsføringsloven § 28. I forbindelse med styrkingen av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern ble situasjonen under markedsføringsloven beskrevet slik i Prop. 81 L (2012–2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) side 57 til 58:
«Selv om markedsføringsloven ikke inneholder særskilte sanksjoner, vil «den forurettede kunne gjøre gjeldende sivilrettslige sanksjoner ved overtredelse av markedsføringsloven kapittel 6». Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 er forbudsbestemmelser. I medhold av alminnelige prosessregler vil det ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6 kunne nedlegges sivilrettslig forbud ved dom eller som midlertidig forføyning. Tap som følge av slike overtredelser vil videre kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler.»
I saker om inngrep i forretningshemmeligheter vil en forbudsdom kunne gå ut på at domfelte forbys å omsette en bestemt vare eller tilby en bestemt tjeneste. En fellende og rettskraftig dom for inngrep i forretningshemmeligheter vil, i likhet med andre sivile dommer, ha rettskraftsvirkninger etter tvisteloven § 19-15. Definisjonen av forretningshemmeligheter etter gjeldende rett innebærer imidlertid at det rettslige vernet vil kunne bortfalle på grunnlag av forhold som inntrer etter domstidspunktet. Dette vil for eksempel være tilfelle der samfunnets generelle tekniske utvikling innhenter en forretningshemmelighet slik at informasjonen som utgjorde forretningshemmeligheten, anses å være offentlig tilgjengelig. En forretningshemmelighet vil også kunne gå tapt hvis hemmelighetens innhold avsløres på grunn av manglende beskyttelsestiltak fra innehaveren. Etterfølgende forhold som fører til at opplysninger ikke lenger utgjør forretningshemmeligheter, vil ikke automatisk føre til bortfall av dommens rettskraftvirkninger. Rettskraftsvirkningene vil derimot ikke være til hinder for en ny sak mellom partene om inngrep i den samme forretningshemmeligheten dersom rettsstillingen er blitt en annen som følge av etterfølgende forhold, jf. tvisteloven § 19-15 tredje ledd.
I underrettspraksis er det lagt til grunn at eventuelle forbudsdommer kan gjøres tidsbegrensede i saker der retten finner at det bare er et tidsspørsmål før andre aktører gjennom selvstendig utvikling vil komme frem til informasjonen som utgjør forretningshemmeligheten. Det har vært vist til at det vil være urimelig med et tidsubegrenset forbud som ekskluderer domfelte fra konkurransen som vil oppstå når utviklingen har innhentet forretningshemmeligheten, se LG-2003-8617 og LG-2013-162132.
Spørsmålet om det burde innføres mer omfattende sanksjonsbestemmelser ved overtredelse av markedsføringsloven kapittel 6, herunder § 28 om bedriftshemmeligheter, ble drøftet i forbindelse med håndhevingsreformen i 2013, se Prop. 81 L (2012–2013) side 57 til 58.
Håndhevingsreformen i 2013 hadde som målsetning å bringe det norske regelverket for håndheving av industrielle rettigheter opp til minst samme nivå som det som fulgte av minimumskravene i EUs håndhevingsdirektiv. Håndhevingsdirektivet berørte ikke forretningshemmeligheter, og det ble lagt til grunn at sanksjonsbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern ikke uten videre passet ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Det ble også vist til at EU-kommisjonen hadde igangsatt et utredningsarbeid om bedriftshemmeligheter og produktetterlikninger, og at dette kunne resultere i et eventuelt lovgivningsinitiativ som ville være egnet til senere oppfølging.»
12.2 Direktivet artikkel 12 og 13
Det ble i høringsnotatet gjort slik rede for direktivet artikkel 12 og 13:
«Direktivet artikkel 12 lister opp hva det skal kunne gis dom for i en sak om inngrep i forretningshemmeligheter. De nærmere vilkårene for å anvende de ulike tiltakene og sanksjonene følger av direktivet artikkel 13.
Det følger av artikkel 12 nr. 1 at medlemsstatene skal sikre at domstolene etter begjæring fra saksøker kan treffe avgjørelse overfor inngriperen om ett eller flere av følgende tiltak: opphør med, eventuelt forbud mot, bruk eller formidling av forretningshemmeligheten (bokstav a), forbud mot produksjon, å tilby for salg, markedsføring eller bruk av varer som utgjør inngrep i forretningshemmeligheten, eller import, eksport eller opplagring av varer som utgjør inngrep med ovennevnte formål (bokstav b), passende korrigerende tiltak rettet mot varene som utgjør inngrep i forretningshemmeligheten (bokstav c), og tilintetgjørelse av hele eller deler av dokumenter, gjenstander, materialer, stoffer eller elektroniske filer som inneholder eller utgjør forretningshemmeligheten, eventuelt utlevering av disse til saksøkeren (bokstav d). Etter direktivet artikkel 12 nr. 2 skal de korrigerende tiltakene i artikkel 12 nr. 1 bokstav c omfatte: tilbakekall fra markedet av varer som utgjør inngrep i forretningshemmeligheten (bokstav a), tiltak som fratar de aktuelle varene deres inngripende egenskaper (bokstav b), og tilintetgjørelse av varene som utgjør inngrep i forretningshemmeligheten, eventuelt fjerning fra handelen, forutsatt at tiltaket ikke undergraver beskyttelsen av den aktuelle forretningshemmeligheten (bokstav c).
Det følger videre av direktivet artikkel 12 nr. 3 at medlemsstatene kan gi domstolene adgang til å påby utlevering av varer som utgjør inngrep i forretningshemmeligheter til innehaveren, eller til veldedige organisasjoner, når det treffes avgjørelse om fjerning av de aktuelle varene fra handelen.
Direktivet artikkel 12 nr. 4 fastsetter at tiltak etter artikkel 12 skal gjennomføres på inngriperens regning, med mindre det det foreligger særlige grunner for noe annet. Tiltak etter artikkel 12 nr. 1 bokstav c og d har ingen betydning for innehaverens eventuelle krav på erstatning eller kompensasjon som følge av inngrepet.
Artikkel 13 nr. 1 oppstiller betingelser for at retten skal kunne avsi dom om tiltak som nevnt i artikkel 12. Bestemmelsen viser til at rettens avgjørelse skal treffes på grunnlag av de konkrete omstendighetene som gjør seg gjeldende i saken. Der det er relevant skal retten ta hensyn til forretningshemmelighetens verdi eller andre særegne trekk ved denne, (bokstav a), de tiltakene som er truffet for å beskytte hemmeligheten (bokstav b), inngriperens adferd ved tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten (bokstav c), konsekvenser av den ulovlige bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten (bokstav d), partenes legitime interesser og de konsekvensene det kan få for partene hvis tiltak etterkommes eller avvises (bokstav e), tredjeparters interesse (bokstav f), offentlighetens interesse (bokstav g) og beskyttelse av grunnleggende rettigheter (bokstav h). Opplisting av vurderingsmomenter er sammenfallende med de som gjelder for midlertidige sikringstiltak etter direktivet artikkel 11 nr. 2.
Artikkel 13 nr. 1 siste ledd gir nærmere føringer for fastsettelsen av tidsbegrensede forbud etter artikkel 12 nr. 1 bokstav a og b. Tidsbegrensede forbud skal ha en varighet som er tilstrekkelig til å fjerne enhver kommersiell eller økonomisk fordel som inngriperen kan ha hatt ved den urettmessige tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten.
Forbud etter artikkel 12 nr. 1 bokstav a og b skal kunne oppheves etter begjæring fra saksøkte, eller på annen måte opphøre dersom de aktuelle opplysningene ikke lenger oppfyller vilkårene etter artikkel 2 nr. 1 av grunner som ikke kan tilregnes saksøkte, jf. artikkel 13 nr. 2.
Etter direktivet artikkel 13 nr. 3 skal medlemsstatene også sikre at domstolene, som et alternativ til tiltak eller sanksjoner etter artikkel 12, kan gi inngriperen adgang til fortsatt bruk av forretningshemmeligheten mot at det betales en godtgjørelse til innehaveren.
En avgjørelse om fortsatt bruk mot godtgjørelse kan bare treffes når inngriperen har fremsatt begjæring om dette og følgende vilkår er oppfylt: For det første kreves det at inngriperen på tidspunktet for den opprinnelige bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten verken visste eller burde ha visst at denne var ervervet fra noen som brukte eller formidlet den aktuelle forretningshemmeligheten ulovlig (artikkel 13 nr. 3 første ledd bokstav a). For det andre må bruk av tiltak og sanksjoner etter artikkel 12 påføre inngriperen uforholdsmessig stor skade (bokstav b). For det tredje må økonomisk godtgjørelse til innehaveren av forretningshemmeligheten fremstå som en tilfredsstillende løsning (bokstav c). Etter artikkel 13 nr. 3 siste ledd skal godtgjørelse som besluttes i stedet for forbud etter artikkel 12 nr. 1 bokstav a eller b, ikke overstige det beløpet som inngriperen ville ha betalt i lisensavgift eller vederlag for bruk av forretningshemmeligheten i den perioden hvor det kunne vært nedlagt forbud mot bruken.»
12.3 Regelverket i Sverige og Danmark
Etter lag om företagshemligheter 12 § kan domstolene avsi forbudsdom mot pågående og nært forestående inngrep i forretningshemmeligheter. Det følger videre av bestemmelsens tredje ledd at et forbud kan oppheves etter begjæring fra saksøkte i tilfeller der forbudet har mistet sin betydning. Etter 13 § kan et tidsbegrenset forbud mot bruk ilegges den som har gjort inngrep i en forretningshemmelighet på en slik måte at forretningshemmeligheten har mistet sitt vern etter 2 §. Øvrige håndhevingsmidler i direktivet artikkel 12 nr. 1 bokstav c og d er gjennomført i 17 § til 20 §. Mens 17 § første ledd gir adgang til påbud om overlevering av gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten til innehaveren, gir bestemmelsens annet ledd domstolene adgang til å gi subsidiære reaksjoner som pålegg om tilbakekall fra markedet, ødeleggelse, endring eller andre tiltak som er egnet til å forebygge fremtidige inngrep. Tiltak etter 17 § skal imidlertid ikke anvendes sammen med inndragning eller andre sanksjonsmidler som er egnet til å forebygge inngrep etter kapittel 36 i brottsbalken. Etter 18 § kan tiltak etter 17 § også besluttes for varer som ikke inneholder forretningshemmeligheten dersom varens formgivning, egenskaper, funksjon, tilvirkning og markedsføring drar vesentlig nytte av et inngrep i en forretningshemmelighet. Med mindre det finnes grunnlag for noe annet, skal tiltak etter 17 § bekostes av den som tiltaket retter seg mot, jf. 19 §. Adgangen til å avsi dom om fortsatt bruk av forretningshemmeligheter mot vederlag, jf. direktivet artikkel 13 nr. 3, er inntatt i 21 §.
I Danmark er sivilrettslige sanksjoner og tiltak regulert i kapittel 5 i lov om forretningshemmeligheder. Bestemmelsene i kapitlet innebærer en relativt ordlydsnær gjennomføring av direktivet artikkel 12 og 13. Domstolens adgang til å pålegge opphør av og forbud mot inngrep fremgår av § 12 første ledd nr. 1 og nr. 2, mens de øvrige korrigerende og forebyggende tiltakene er gjennomført i § 12 første ledd nr. 3 til 6. Vurderingsmomentene i direktivet artikkel 13 nr. 1 første ledd er inntatt i § 12 annet ledd, mens adgangen til å avsi tidsbegrensede forbudsdommer i direktivet artikkel 13 nr. 1 annet ledd og bestemmelsen om bortfall av ilagte forbud i artikkel 13 nr. 2 er gjennomført i § 12 tredje ledd. Hovedregelen i direktivet artikkel 12 nr. 4 om inngriperens ansvar for utgiftene knyttet til korrigerende og forebyggende tiltak etter artikkel 12 nr. 1 bokstav c og d er gjennomført i § 12 fjerde ledd. Adgangen til å avsi dom om fortsatt bruk av forretningshemmeligheter mot vederlag er gjennomført i § 13 i en bestemmelse som er innholdsmessig identisk med direktivet artikkel 13 nr. 3.
12.4 Forslaget i høringsnotatet
12.4.1 Generelle utgangspunkter
Det ble lagt til grunn i høringsnotatet at kravene i direktivet artikkel 12 og 13 gjør det nødvendig å innføre mer detaljerte bestemmelser om hvilke håndhevingsmidler som kan idømmes ved inngrep i forretningshemmeligheter:
«Selv om vernet for forretningshemmeligheter i prinsippet er noe annet enn vernet for immaterielle enerettigheter, er det også betydelige likheter i inngrepssituasjonene. Det gjelder ikke minst i saker der forretningshemmeligheter urettmessig er benyttet i produkter og tjenester, i konkurranse med innehaveren eller innehaverens samarbeidspartnere.
Sanksjonsmidlene i forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 12 og 13 er derfor i det vesentligste identiske med de som finnes i håndhevingsdirektivet artikkel 10 og 11.
Sistnevnte bestemmelser ble tatt i betraktning ved endringene som ble gjort i sanksjonsbestemmelsene i varemerkeloven, patentloven, designloven, kretsmønsterloven og planteforedlerloven ved håndhevingsreformen i 2013, se Prop. 81 L (2012–2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m (styrking av håndhevingsreglene). Et av formålene med reformen var å sikre at det norske håndhevingsregelverket for industrielle rettigheter var minst like gunstig for rettighetshavere som EUs regelverk på området, og de forebyggende tiltakene i håndhevingsdirektivet ble inntatt i samtlige lover om industrielt rettsvern.
Proposisjonen la til grunn at lovendringene innebar at de norske håndhevingsreglene oppfylte håndhevingsdirektivets krav, både kravene i artikkel 10 og 11, og de generelle kravene i håndhevingsdirektivet artikkel 3. Sistnevnte bestemmelse er innholdsmessig identisk med forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 6 og 7. Både likhetene mellom direktivene og hensynet til sammenheng i regelverket mellom beslektede rettsområder taler for at gjennomføringen av forretningshemmelighetsdirektivets sanksjonsbestemmelser følger samme mønster som håndhevingsreformen i 2013. Enkelte tilpasninger vil imidlertid være nødvendige for å fange opp særlige hensyn som gjør seg gjeldende for forretningshemmeligheter.»
12.4.2 Forbudsdom
I samsvar med vurderingene i Prop. 81 L (2012–2013) ble det i høringsnotatet foreslått en egen bestemmelse om adgangen til å gi forbudsdom mot pågående og fremtidige inngrepshandlinger, til gjennomføring av direktivet artikkel 12 nr. 1 bokstav a og b. I høringsnotatet ble forslaget omtalt slik:
«Det vil også være adgang til å gi forbudsdom mot nært forestående inngrepshandlinger. Sistnevnte kan ikke utledes av direktivet artikkel 12, men er en naturlig forlengelse av reglene om midlertidige forføyninger for nært forestående inngrep, og vil dessuten kunne ha selvstendig betydning f.eks. hvis det i en inngrepssak kommer frem at det er en overhengende fare for at inngriperen også vil begå andre former for inngrepshandlinger enn de vedkommende allerede har gjennomført. En tilsvarende adgang til å få forbudsdom mot nært forestående inngrep er inntatt i lovgivningen om industrielt rettsvern, f.eks. i patentloven § 56 a annet ledd, varemerkeloven § 57 annet punktum og designloven § 39 a annet punktum. Det vises til den nærmere redegjørelsen i Prop. 81 L (2012–2013) på side 17 til 18.
I Prop. 81 L (2012–2013) side 15 vises det til at det er viktig at sentrale sanksjoner mot inngrep kommer til syne i loven, og at det i de andre lovene om industrielle rettigheter derfor tas inn uttrykkelige bestemmelser om forbudsdom etter mønster av varemerkeloven. Det uttales videre på side 17 i proposisjonen:
«Adgangen til å nedlegge forbud bør imidlertid ikke bare gjelde overfor den som har gjort et fullbyrdet inngrep. For å sikre effektiv håndheving bør det i noen situasjoner også kunne nedlegges forbud overfor den som har bidratt til, eller på annen måte vært delaktig i, en annens inngrep, f.eks. ved å yte tjenester som er brukt i forbindelse med et inngrep.»
I tråd med forslaget i proposisjonen finnes regler om forbudsdom mot medvirkere både i patentloven 56 a, varemerkeloven § 57, designloven 39 a, planteforedlerloven § 21 a og kretsmønsterloven § 5 a.
Til forskjell fra håndhevingsdirektivet artikkel 11 tredje punktum, inneholder ikke forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 12 noen egen bestemmelse om sanksjoner mot mellommenn og medhjelpere. De samme effektivitetshensyn som gjør seg gjeldende i lovgivningen for industrielle rettigheter, gjør seg imidlertid også gjeldende for forretningshemmeligheter. Rekkevidden av adgangen til å nedlegge forbud mot medvirkere bør imidlertid ikke være ubegrenset. Det vises til Prop. 81 L (2012–2013) side 17:
«Etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 skal det i visse situasjoner kunne nedlegges forbud mot et mellomledd når mellomleddets tjenester er brukt i forbindelse med et inngrep. Det bør likevel ikke være anledning til å nedlegge forbud i alle tilfeller der noen har bidratt til, eller på annen måte vært delaktig i, en annens inngrep. Dersom det ikke stilles kvalifiserende krav til de handlinger som skal kunne gi grunnlag for forbud, vil forbud kunne bli nedlagt overfor personer som har bidratt til et inngrep på en helt perifer måte, eller som ikke hadde eller burde hatt kunnskap om at de gjennom å yte tjenester eller på annen måte bidro til en annens inngrep. Dette vil gi en for vidtrekkende adgang til å nedlegge forbud. Det er ikke noe krav etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 at det skal kunne nedlegges forbud mot et mellomledd i alle tilfeller der mellomleddets tjenester har blitt brukt i forbindelse med et inngrep […]
Departementet mener at forslaget i høringsnotatet – om at forbud kan nedlegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar – gir en rimelig avgrensning av adgangen til å nedlegge forbud rettet mot noen som har bidratt til eller på annen måte har vært delaktig i en annens inngrep.»
Disse betraktningene fremstår som dekkende også for spørsmålet om vern av forretningshemmeligheter. Forslaget legger opp til en tilsvarende løsning der forbudsdom kan ilegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkning.
I forslaget § 6 tredje ledd, inntas en egen bestemmelse om domstolenes adgang til å avsi tidsbegrensede forbudsdommer, jf. direktivet artikkel 13 nr. 1. Lovfestingen innebærer en kodifisering av underrettspraksis, jf. omtalen over i punkt 11.1. Bruk av tidsbegrensede forbudsdommer forutsetter at domstolen med stor grad av sikkerhet legger til grunn at en fremtidig utvikling vil gjøre opplysningene som utgjør forretningshemmeligheten allment tilgjengelige og dermed uten vern. Tidsbegrensede forbudsdommer har en side til kravet i artikkel 7 om at direktivets sanksjonsmidler skal anvendes på en måte som står i et rimelig forhold til inngrepet.»
12.4.3 Korrigerende og forebyggende tiltak
I høringsnotatet ble det foreslått at artikkel 12 nr. 1 bokstav c og d, samt artikkel 12 nr. 2, gjennomføres i en egen bestemmelse om tiltak domstolen kan pålegge for å avbøte virkningene av foretatte inngrep eller for å hindre nye inngrep. Det ble gitt følgende redegjørelse for forslaget:
«Forslaget bygger i noen grad på lov 31. mai 2013 nr. 25 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. hvor bestemmelser som lister opp ulike forebyggende tiltak, ble tatt inn i alle lovene om industrielt rettsvern. Det vises til omtale i Prop. 81 L (2012–2013) 5.4 og 5.6, særlig side 25, hvor det uttales:
«Etter forslaget presiseres det i alle lovene at forebyggende tiltak kan rette seg mot produkter som gjør inngrep og i tillegg materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter. Det er bare patent- og designloven som i dag inneholder bestemmelser om at tiltakene også kan gjelde hjelpemidler som kan brukes ved inngrep.
Videre foreslås det at det foretas en likelydende opplisting av aktuelle forebyggende tiltak i alle lovene. Opplistingen omfatter tilbakekallelse fra handelen, definitiv fjerning fra handelen, ødeleggelse eller utlevering til rettighetshaver. Opplistingen bør ikke være uttømmende, slik at det også vil være anledning til å pålegge andre hensiktsmessige tiltak.
Etter forslaget vil det være anledning til å beslutte tiltak også når det ikke ennå har skjedd noe inngrep, men hvor det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Dette representerer en utvidelse i forhold til gjeldende rett hvor tiltak bare kan besluttes når det har skjedd et inngrep.
I alle lovene foreslås det presisert at tiltak bare kan besluttes i den utstrekning det finnes rimelig. Noe slikt vilkår fremgår i dag ikke av kretsmønsterloven, designloven, varemerkeloven. Avgjørelsen av om det er rimelig å pålegge tiltak og valget mellom mulige tiltak bør fattes ut fra en forholdsmessighetsvurdering der hensyn skal tas til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparters interesser. Dette er langt på vei en videreføring av gjeldende rett, men det kan være nyttig at dette sentrale prinsippet fremgår av lovtekstene. Det forutsettes at rimelighetsvilkåret, med den tilhørende forholdsmessighetsvurderingen, vil innebære at forebyggende tiltak ikke kan rettes mot produkter som er anskaffet av privatpersoner til forbruksformål».
I tråd med redegjørelsen over foreslås det en bestemmelse om korrigerende og forebyggende tiltak i forslaget til ny lov om forretningshemmeligheter etter mønster av bestemmelsene som i dag finnes i blant annet patentloven § 59, varemerkeloven § 59 og designloven § 41. Det foreslås imidlertid ikke at adgangen til å gi pålegg om tiltak også skal gjelde for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt, eller tilsiktet brukt, til å fremstille varer som utgjør inngrep. Noen plikt til å innføre en slik adgang for materialer og hjelpemidler følger ikke av direktivet artikkel 12. Avgrensningen her må sees i sammenheng med definisjonen av varer som utgjør inngrep i forslaget § 4 siste ledd. Det kreves ikke at varene inneholder forretningshemmeligheten, så lenge de «drar fordel av den». En adgang til å ilegge tiltak for materialer og hjelpemidler til fremstilling av slike varer vil derfor kunne gi bestemmelsen en urimelig stor rekkevidde.
Forslaget § 7 tredje ledd viser til at avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Bestemmelsen viser til at det ved vurderingen skal tas hensyn til «inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser». Gjennomføringen anses å være tilstrekkelig til å ivareta listen over hensyn i forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 13 nr. 1 første ledd. Bestemmelsens bokstav a til d vil være omfattet av «inngrepets alvorlighet», mens bokstav e vil omfattes av «virkningene av tiltakene». Bokstav f til h vil i det vesentligste være omfattet av «tredjeparts interesser» som også omfatter mer generelle samfunnsinteresser. Det anses ikke nødvendig å innta en uttrykkelig referanse til grunnleggende rettigheter etter bokstav h, jf. fortalens avsnitt 34. Det vises i den forbindelse til drøftelsen i punkt 10.3 om gjennomføringen av artikkel 11 nr. 2 bokstav h. Det er imidlertid nødvendig å innta ett ytterligere punkt i forslaget om domstolens mulighet til å avsi dom om endring av varer som inneholder forretningshemmeligheter, slik at deres inngripende egenskaper fjernes, jf. artikkel 12 nr. 2 bokstav b. I fortalen punkt 28 vises det til at regelen er et utslag av proporsjonalitetsprinsippet, og at varene ikke bør tilintetgjøres hvis andre løsninger er tilgjengelige, slik som at varen fratas de egenskaper som bygger på urettmessig bruk av forretningshemmeligheten. Et slikt tiltak vil for eksempel kunne være å endre den bestanddelen i en sammensatt vare som bygger på en konkurrents forretningshemmeligheter, slik at varen ikke lenger drar fordel av denne. Varen vil da fortsatt kunne leveres til sluttkunden.
Det må også tilføyes at rimelighetsvurderingen i saker om inngrep i forretningshemmeligheter nødvendigvis vil skille seg noe fra rimelighetsvurderingen i saker om inngrep i industrielle rettigheter. Mens sistnevnte er enerettigheter som bygger på registreringer i offentlige registre, bygger vernet for forretningshemmeligheter på hemmelighold.»
12.4.4 Bortfall av forbud og pålegg om tiltak
I høringsnotatet ble bortfall av forbud og pålegg om tiltak omtalt på følgende måte:
«Etter direktivet artikkel 13 nr. 2 skal domfelte ha rett til å anmode retten om bortfall av domsvirkningene av en forbudsdom, jf. artikkel 12 nr. 1 bokstav a og b, når opplysningene som dannet grunnlaget for dommen, ikke lenger utgjør forretningshemmeligheter etter definisjonen i direktivet artikkel 2 nr. 1. Det er ikke behov for lovendring for å gjennomføre bestemmelsen. Etter tvisteloven § 19-15 tredje ledd vil domfelte ha adgang til å ta ut stevning med krav om fastsettelsesdom for at det, som følge av nye rettsfakta, ikke lenger foreligger en forretningshemmelighet, og dermed heller ikke et inngrep.»
12.4.5 Fortsatt bruk mot rimelig vederlag
I høringsnotatet ble det lagt til grunn at det etter gjeldende rett ikke finnes noen adgang for domstolene til å avsi dom om fortsatt bruk av forretningshemmeligheten mot godtgjørelse som alternativ til andre tiltak. Det ble derfor foreslått inntatt en slik adgang i § 8 i høringsforslaget om tillatelse til fortsatt bruk mot rimelig vederlag når saksøkte begjærer dette og de øvrige vilkårene i direktivet artikkel 13 nr. 3 er oppfylt. Liknende bestemmelser finnes alt i patentloven § 59 a, kretsmønsterloven § 7, planteforedlerloven § 24 a og designloven § 41 a. Forslaget til den nye bestemmelsen tok utgangspunkt i disse lovbestemmelsene.
12.5 Høringen
Professor Irgens-Jensen støtter forslagene i høringsnotatet om håndhevingsmidler, men har etterlyst en klargjøring av innholdet i forholdsmessighetsvurderingen som skal foretas etter § 8 første ledd bokstav b. Han uttaler:
«Også når det gjelder sanksjoner, er det norske lovforslaget gjort betydelig enklere enn direktivteksten, og også her, etter mitt skjønn, på en vellykket måte. Jeg tillater meg likevel én merknad: I § 8 er det gitt regler om når domstolene kan gi en inngriper tillatelse til fortsatt bruk av hemmeligheten mot et rimelig vederlag. Ett av vilkårene for dette er at «forbud etter § 6 og tiltak etter § 7 vil påføre inngriperen uforholdsmessig skade». Begrepet «uforholdsmessig» kan lede tankene mot ren matematikk, slik at vederlag i stedet for forbud aldri blir aktuelt hvis bedriftens tap ved at den krenkende bruken tillates er større enn krenkerens tap ved å måtte avstå frå bruken. En slik skjematisk vurdering vil etter mitt skjønn ikke være i tråd med direktivet, som i bestemmelsene om forbud i artikkel 11.2 og 13.1 peker hen mot en mer sammensatt og skjønnsmessig vurdering. At det skal foretas en slik vurdering, burde etter mitt syn komme tydeligere til uttrykk i loven, eller i hvert fall i de norske forarbeidene.»
Advokatforeningen er enig i at gjennomføringen av forretningshemmelighetsdirektivets sanksjonsbestemmelser bør følge samme mønster som håndhevingsreformen i 2013 og er også enig i departementets begrunnelse for dette. Foreningen har ellers følgende merknader til forslaget i høringsnotatet:
«Når det gjelder adgangen til forbudsdom ville nok ordlyden i § 6 vært lettere tilgjengelig for et bredt publikum dersom den eksplisitt nevnte stansing av pågående inngrep, men det antas at departementet har gjort denne vurderingen da de tilsvarende bestemmelsene i patentlovens § 56-A, varemerkeloven § 57 m.v. ble innført.
Ordlyden i lovforslagets § 6 andre ledd fremstår ikke som klar i forhold til om «særlig grunn» kriteriet kommer til anvendelse på begge de alternativene bestemmelsen omfatter. På side 130 i høringsnotatet uttaler departementet at «Felles for begge alternativer er at det må foreligge klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot vil utføre en handling som vil utgjøre et inngrep». Uttalelsen klargjør hvordan § 6, annet ledd er tenkt anvendt og samsvarer med Advokatforeningens forståelse av bestemmelsen. Siden det foreligger eksempler fra rettspraksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i patentloven som kan indikere at domstolene ikke tolker bestemmelsen på samme måte som departementet, se f.eks Oslo tingretts dom i Equinor-Neodrill saken (17-082749TVI-OTIR/03) er det viktig at bestemmelsen klargjøres. For å tydeliggjøre at «særlig grunn» kriteriet skal anvendes på begge alternativer, foreslår Advokatforeningen at det enten gis klare anvisninger i proposisjonen eller at man foretar en klargjørende justering av ordlyden i § 6, andre ledd, f.eks slik:
«Dersom det foreligger særlig grunn til å frykte at inngrep vil finne sted, enten ved at det er gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep eller det på annen måte er opptrådt på en måte som gir grunnlag for å frykte inngrep, kan inngriper ved dom forbys å gjennomføre handlingen.»
Avgrensningen av adgangen til å få dom mot medvirkere er den samme som er gjort i immaterialrettslovgivningen. I forhold til medvirkere som befinner seg nedenfor den straffe- eller erstatningsrettslige medvirkergrensen antas det at domstolene må kunne pålegge inngriperen å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å hindre fortsatt eller gjentatt inngrep.
Advokatforeningen er også enig i departementets vurderinger knyttet til tidsbegrensede forbud, og forutsetter at dette vil benyttes med varsomhet av domstolene i tråd med departementets uttalelser om at det skal kreves «stor grad av sikkerhet» for at forretningshemmeligheten blir allment tilgjengelig, jf. siste avsnitt i pkt. 11.4.2. Det må antas at det samme vil måtte gjelde der forretningshemmeligheten mister betydning på annen måte enn ved at den blir allment kjent. Derimot bør domstolene står friere til å nedlegge tidsbegrensede forbud – eller til ikke å nedlegge forbud når det har gått en viss tid etter at utnyttelsen fant sted – dersom det urettmessige utelukkende besto i å utnytte forretningshemmeligheter som et «springbrett» i utviklingen av et produkt eller en prosess, slik at inngriperen har oppnådd en tids- eller kostnadsbesparelse. Produktet eller prosessen kan også i større eller mindre grad ha blitt videreutviklet av inngriperen. I slike tilfeller kan virkningene av inngrepet svekkes over tid, og etter hvert kunne fremstå som uvesentlig for produktet eller prosessen. Hvis dette er tilfellet, bør domstolene ha betydelig frihet til å avgjøre om forbud skal nedlegges og eventuelt for hvor lang tid.
Derimot er Advokatforeningen ikke enig med departementet i at adgangen til å gi pålegg om tiltak ikke også skal gjelde for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt, eller tilsiktet brukt, til å fremstille varer som utgjør inngrep. Direktivet ville ikke være til hinder for at loven også på dette punkt var koordinert med øvrig lovgivning og hensynet til effektiv gjennomføring av det tilsiktede vernet burde her tillegges betydelig vekt. Departementet oppfordres derfor til å revurdere sitt standpunkt på dette punktet.
Advokatforeningen er enig med departementet i forslaget til §§ 7 og 8 for øvrig, men peker på at det i § 8 bør fremgå av ordlyden at vilkårene er kumulative.»
Også Hovedorganisasjonen Virke har påpekt at det ikke er angitt uttrykkelig om vilkårene i § 8 for fortsatt bruk mot rimelig vederlag er kumulative eller alternative, og har foreslått at ordlyden i bestemmelsen presiseres.
12.6 Departementets vurderinger
Departementet er enig med professor Irgens-Jensen i at dom på fortsatt bruk mot rimelig vederlag etter § 8 i høringsforslaget må bygge på en bred skjønnsmessig vurdering. Momentene som listes opp i direktivet artikkel 13 nr. 1 vil kunne være relevante ikke bare ved vurderingen av «uforholdsmessig skade» etter bokstav b, men også i vurderingen av «god tro» etter bokstav a, og om tiltaket fremstår som en «rimelig løsning» etter bokstav c. Departementet mener at disse vilkårene i tilstrekkelig grad vil åpne for en slik bred og skjønnsmessig vurdering som følger av momentene nevnt i artikkel 13 nr. 1, og at det ikke er behov for at lovteksten uttrykkelig viser til disse.
Departementet er enig med Advokatforeningen i at § 6 i høringsforslaget ville vært lettere tilgjengelig dersom bestemmelsen eksplisitt nevnte stansing av pågående inngrep. Den foreslåtte ordlyden er imidlertid innarbeidet i lovgivningen for industrielt rettsvern ellers, og departementet har av den grunn beholdt ordlyden i forslaget.
Når det gjelder forståelsen av kravet til «særlig grunn» i § 6 annet ledd i høringsforslaget, mener departementet at det alt fremgår av ordlyden i bestemmelsen at det kreves særlig grunn til å frykte at saksøker vil gjøre inngrep, enten ved at det foreligger vesentlige forberedelsestiltak eller ved annen adferd fra saksøker, jf. ordlyden «på annen måte».
Advokatforeningen viser til at omtalen av tidsbegrensede forbud i høringsnotatet er begrenset til situasjoner der forretningshemmeligheten blir allment tilgjengelig etter domsavsigelsen. Det følger av artikkel 13 nr. 1 siste ledd at et tidsbegrenset forbud skal være tilstrekkelig til å fjerne enhver kommersiell eller økonomisk fordel som inngriperen kan ha hatt som følge av inngrepet. Bestemmelsen gir derfor også rom for konkrete vurderinger av på hvilket tidspunkt inngriperen selv ville ha kommet frem til forretningshemmeligheten gjennom lovlige midler. Som påpekt av Advokatforeningen vil det også kunne være aktuelt å vurdere hvor lang tid inngriperen ville ha brukt på å utvikle en alternativ løsning til forretningshemmeligheten i tilfeller der denne er brukt som et element i et mer sammensatt produkt eller prosess. Slike vurderinger knytter seg til et hypotetisk utviklingsløp. Departementet viser til at fastsettelsen av et tidsbegrenset forbud bør kreve en stor grad av sikkerhet. Samtidig vil inngriperens kompetanse ofte være et sentralt tema i inngrepssaker, slik at domstolene vil kunne ha et bedre grunnlag for å vurdere når inngriperen kunne ha utviklet forretningshemmeligheten gjennom lovlige midler, eventuelt utviklet et alternativ, enn når forretningshemmeligheten vil bli allment tilgjengelig.
Departementet er enig med Advokatforeningen i at pålegg om korrigerende og forebyggende tiltak etter § 7 i høringsforslaget også vil kunne rettes mot medvirkere som befinner seg under terskelen for straffe- eller erstatningsrettslig medvirkning. Når det gjelder terskelen for slike pålegg, vises det til redegjørelsen i Prop. 81 L (2012–2013) side 28:
«Departementet opprettholder forslaget om at forebyggende tiltak også skal kunne rettes mot den som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. I utgangspunktet kan derfor forebyggende tiltak rettes mot alle som har produkter som utgjør inngrep og materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt til eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter i sin besittelse. I bestemmelsene om tiltak for å hindre inngrep er det dermed ikke behov for noen særskilt regulering av medvirkeres stilling.
Departementet legger imidlertid til grunn at kravet om forholdsmessighet i mange tilfeller vil være til hinder for at det besluttes forebyggende tiltak som vil ramme noen som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. Forholdsmessighetskravet vil være absolutt til hinder for å beslutte forebyggende tiltak som rammer den som har anskaffet produkter som gjør inngrep til private formål.»
Departementet viser til at rimelighets- og forholdsmessighetsvurderingen i saker om inngrep i forretningshemmeligheter nødvendigvis vil skille seg noe fra vurderingen i saker om inngrep i industrielle rettigheter. Mens sistnevnte i all hovedsak er enerettigheter som bygger på registreringer i offentlige registre, bygger vernet for forretningshemmeligheter på et grunnleggende krav om hemmelighold.
Advokatforeningen støtter ikke forslaget i høringsnotatet om at adgangen til å gi pålegg om tiltak etter høringsforslaget § 7 ikke er gjort utrykkelig gjeldende for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt, eller tilsiktet brukt, til å fremstille varer som utgjør inngrep. Foreningen viser til at direktivet ikke vil være til hinder for at loven «også på dette punkt var koordinert med øvrig lovgivning og hensynet til effektiv gjennomføring av det tilsiktede vernet burde her tillegges betydelig vekt». Foreningen oppfordrer departementet til å revurdere sitt standpunkt.
Departementet er usikker på hvor langt uenigheten strekker seg på dette punktet. I høringsnotatet vises det til reglene i patentloven § 59, varemerkeloven § 59 og designloven § 41. Departementet antar at det er disse reglene Advokatforeningen mener at forslaget bør koordineres med. I motsetning til for varer som utgjør et patentinngrep etter patentloven § 3 første ledd nr. 1 og nr. 3, er ikke definisjonen av en vare som utgjør et inngrep i en forretningshemmelighet, begrenset til varer som er bærere av forretningshemmeligheten eller fremstilt etter en metode som har vern som forretningshemmelighet. Forslaget § 4 har en definisjon av varer som utgjør inngrep som er vesentlig videre enn det som følger av de ovennevnte lovene. Klarest kommer det til uttrykk der varen utgjør inngrep i en forretningshemmelighet fordi den er markedsført på en måte som i vesentlig grad drar fordel av en forretningshemmelighet. Høringsforslaget § 7 annet ledd gir videre adgang til pålegg selv om varene ikke selv er bærere av forretningshemmeligheten. Departementet mener derfor at det ikke kan være aktuelt med en generell adgang til å iverksette tiltak mot hjelpemidler og materialer som i hovedsak er brukt til å fremstille varen. En adgang til pålegg ville eventuelt måtte begrenses til materialer eller hjelpemidler som har tilstrekkelig tilknytning til den siden av varen som i vesentlig grad drar fordel av forretningshemmeligheten. Videre anser departementet at det kun er pålegg om ødeleggelse som er relevant for slike gjenstander, jf. høringsforslaget § 7 annet ledd bokstav d. Det bør utvises varsomhet med å gi adgang til destruksjon av materialer og hjelpemidler som det er lovlig å besitte. Departementet mener at forskjeller mellom vernet for forretningshemmeligheter og lovgivningen om industrielt rettsvern tilsier at det for forretningshemmeligheter ikke er samme behov for en slik løsning. Når det gjelder hjelpemidler som utelukkende kan brukes til å fremstille varer som utgjør inngrep, antar departementet at hjelpemidlet ofte vil være bærer av forretningshemmeligheten eller ha en funksjon som i vesentlig grad drar fordel av forretningshemmeligheten, og dermed dekkes av forslaget § 7 første ledd. Departementet mener derfor at adgangen til å gi pålegg etter § 7 ikke bør utvides til å omfatte materialer og hjelpemidler som i hovedsak er brukt, eller tiltenkt brukt, til å fremstille en vare som utgjør inngrep.
Departementet mener at det klart fremgår av ordlyden i høringsforslaget § 7 første ledd annet punktum at de etterfølgende vilkårene er kumulative og har ikke funnet grunn til å følge innspillet fra Advokatforeningen og Hovedorganisasjonen Virke om at dette bør fremgå tydeligere av lovteksten.
Departementet foreslår etter dette at høringsforslaget §§ 6 til 8 videreføres som §§ 5 til 7 i lovforslaget.