13 Vederlag og erstatning
13.1 Gjeldende rett
Det ble i høringsnotatet gitt følgende redegjørelse for gjeldende rett:
«Innehaverens rett til økonomisk kompensasjon ved inngrep i forretningshemmeligheter i markedsføringsloven § 48 b ble innført ved håndhevingsreformen i 2013, se Prop. 81 L (2012–2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene). Endringene hadde til formål å styrke innehaverens stilling ved inngrep ved at det kan tilkjennes beløp som i større grad ivaretar innehaverens behov for kompensasjon. Det ble også vektlagt at reglene skulle ha en preventiv virkning samt gi klare rammer for fastsettelsen av vederlag og erstatning. Etter markedsføringsloven § 48 b skal den som forsettlig eller uaktsomt overtrer markedsføringsloven §§ 28 og 29, betale et vederlag til innehaveren av forretningshemmeligheten som fastsettes etter det av følgende grunnlag som er gunstigst for den forurettede: vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering (bokstav a), erstatning for skade som følge av overtredelsen (bokstav b), eller vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen (bokstav c). Også den som medvirker til overtredelse av markedsføringsloven § 28 og 29, omfattes av ansvaret etter bestemmelsen, jf. § 48 b annet ledd.
En tilsvarende utmålingsmodell med utgangspunkt i et lisensalternativ, et erstatningsalternativ og vinningsavståelsesalternativ ved inngrep, er gjennomført i lovgivningen for industrielle rettigheter, se nærmere omtale i Prop. 81 L (2012–2013) punkt 6.
Innføringen av utmålingsmodellen i 2013 tok sikte på at reglene for kompensasjon for inngrep i industrielle rettigheter skulle tilfredsstille minimumskravene i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1, jf. proposisjonens side 42 til 43.»
13.2 Direktivet artikkel 14
Det ble redegjort slik for direktivet artikkel 14 i høringsnotatet:
«Det følger av forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14 nr. 1 første ledd at medlemsstatene i sin lovgivning skal sikre innehavere rett til erstatning ved inngrep i forretningshemmeligheten. Retten til erstatning forutsetter at inngriperen visste eller burde visst at vedkommende foretok seg aktiviteter som innebar en ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheten.
Prinsippene for erstatningsutmålingen fremgår av artikkel 14 nr. 2. Det følger av bestemmelsens første ledd at utmålingen skal skje ut fra en samlet vurdering av alle relevante forhold, slik som de negative økonomiske konsekvensene inngrepet har hatt for innehaveren, herunder tapt fortjeneste, samt inngriperens uberettigede fortjeneste. I tillegg kan erstatningsutmålingen ta hensyn til ikke-økonomiske faktorer, slik som ikke-økonomisk skade innehaveren er blitt påført som følge av inngrepet.
Etter artikkel 14 nr. 2 annet ledd kan erstatningen også fastsettes til et beløp som minimum svarer til den lisensavgiften inngriperen skulle ha betalt for tillatelse til å utnytte forretningshemmeligheten. Det følger av fortalens punkt 30 at det vil være aktuelt å benytte dette alternativet i tilfeller hvor det på grunn av forretningshemmelighetens immaterielle karakter er vanskelig å bestemme størrelsen på skaden som inngrepet har forårsaket.
Reglene for erstatningsutmåling i direktivet artikkel 14 ligger tett opp til reguleringen i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1. Forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14 nr.1 annet ledd inneholder imidlertid en særbestemmelse for tilfeller der forretningshemmelighetsinngrepet er foretatt av en ansatt, og handlingen ikke er gjort forsettlig. I slike tilfeller gir artikkel 14 nr. 1 annet ledd medlemsstatene adgang til å fastsette regler som begrenser inngriperens erstatningsansvar overfor egen arbeidsgiver.»
13.3 Regelverket i Sverige og Danmark
Bestemmelser om vederlag og erstatning for inngrep i forretningshemmeligheter er inntatt i 5 § til 11 § i lag om företagshemligheter, hvor vilkårene for erstatningsansvar fremgår av 5 § til 10 §, mens utmålingen skjer etter felles kriterier i 11 §. Etter hovedregelen i 5 § skal den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i forretningshemmeligheter, erstatte den skade som inngrepet har forårsaket. Bestemmelsen presiserer at erstatningsansvaret også omfatter inngrep i forretningshemmeligheter i forskningsinstitusjoner. Ansatte og tidligere ansattes erstatningsansvar for inngrep følger av 6 §, mens erstatningsansvaret for inngrep foretatt av parter og partsrepresentanter i rettslige prosesser, som har fått tilgang til forretningshemmeligheten gjennom prosessen, reguleres av 7 §. Erstatningsansvar for inngrep i forretningshemmeligheter som bygger på andres tidligere inngrep er nedfelt i 8 §. Ved utmålingen etter 11 § skal det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, blant annet «intresset hos innehavaren av företagshemligheten av att den inte obehörigen angrips och til övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse».. En lempingsregel som gir adgang til nedsetting eller bortfall av erstatning når det er «skäligt», fremkommer av bestemmelsens annet ledd.
Også den danske loven om forretningshemmeligheder oppstiller en hovedregel i § 15 om at den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i forretningshemmeligheter, skal erstatte den skade som innehaveren av forretningshemmeligheten har lidt som følge av inngrepet. Ved utmålingen skal det bl.a. tas hensyn til innehaverens tapte fortjeneste og inngriperens uberettigede fortjeneste, jf. § 15 annet ledd. Etter § 15 tredje ledd kan erstatningen fastsettes til et beløp som minst svarer til et rimelig vederlag for utnyttelse av forretningshemmeligheten. I § 15 tredje ledd åpnes det for at det ut over erstatning også kan tilkjennes en godtgjørelse for ikke-økonomisk skade. Direktivets adgang til å lempe arbeidstakeres erstatningsansvar etter artikkel 14 nr. 1 annet ledd er ikke foreslått gjennomført da en slik adgang alt antas å følge av erstatningsansvarsloven § 23 tredje ledd, jf. første ledd. Bestemmelsen fastslår at en arbeidsgivers erstatningskrav mot en ansatt bare kan kreves dekket i det omfang det finnes rimelig under hensyn til den utviste skyld, arbeidstakerens stilling og omstendighetene for øvrig.
13.4 Forslaget i høringsnotatet
I høringsforslaget ble det lagt opp til at erstatningsregelen i markedsføringsloven § 48 b for inngrep i forretningshemmeligheter videreføres i ny lov om forretningshemmeligheter. Bestemmelsen oppfyller minimumsvilkårene i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1, som i det vesentligste svarer til forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14. Det ble redegjort slik for forslaget:
«Markedsføringsloven § 48 b har en noe annen utforming enn ordlyden i forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14 ved at § 48 b ikke inneholder noen opplisting av relevante tapsposter, og ved at erstatning for ikke-økonomisk skade ikke er uttrykkelig omtalt. Spørsmålene ble vurdert i forbindelse med endringen av § 48 b i forbindelse med håndhevingsreformen i 2013. Endringen skjedde med utgangspunkt i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1, som i det vesentligste samsvarer med forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14. Når det gjelder utformingen av erstatningsbestemmelsen, vises det til omtalen i forarbeidene til § 48 b i Prop. 81 L (2012–2013) side 43, hvor det er uttalt:
«Departementet fastholder standpunktet om at det ikke bør tas inn en opplisting i lovene av hvilke tapsposter som det skal tas hensyn til ved fastsettelsen av erstatning. Erstatningen skal dekke alt tap som er forårsaket av inngrepet. En opplisting vil i praksis ikke kunne omfatte alle tapsposter som kan være relevante, men bare gi noen eksempler på relevante poster. Det er da lite å vinne på å ta inn en opplisting i lovene. Det er dessuten fare for at en opplisting kan lede til særlig oppmerksomhet omkring de tapsposter som er omfattet, og at andre relevante tapsposter som ikke er omfattet av opplistingen blir oversett.»
Spørsmålet om dekning av ikke-økonomiske tap, ble omtalt på side 42 i proposisjonen:
«Selv om Norge ikke er forpliktet til å oppfylle kravene i direktiv 2004/48/EF, er det viktig at de norske håndhevingsreglene oppfyller minimumskravene i direktivet. Det må imidlertid anses som uavklart om direktivet krever at det skal kunne utmåles en særskilt kompensasjon på grunnlag av ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter. Forslaget i proposisjonen skiller seg vesentlig fra direktivets system. Forslaget gir rettighetshaveren rett til å velge det gunstigste av flere forskjellige utmålingsgrunnlag. Etter flere av grunnlagene kan det etter omstendighetene tilkjennes beløp som overstiger rettighetshaverens økonomiske tap. Rettighetshaveren vil dermed ofte ha krav på en økonomisk kompensasjon som overstiger det økonomiske tapet selv om det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmålingen. Samlet sett gir forslaget i proposisjonen rettighetshaveren en betydelig sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning enn det som følger av minimumskravene i direktivet.»
Et eksempel på utmålingsgrunnlag i markedsføringsloven § 48 b som kan overstige innehaverens økonomisk tap, er vinningsavståelsesalternativet i markedsføringsloven § 48 b første ledd bokstav c. Etter dette alternativet vil innehaveren kunne kreve kompensasjon for inngriperens økonomiske vinning uavhengig av om innehaveren selv hadde vært i stand til å oppnå denne vinningen. Det vises til den nærmere redegjørelsen for dette i Prop. 81 L (2012–2013) side 58:
«Ved etterligninger av produkter eller andre frembringelser, og ved rettsstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller tekniske hjelpemidler, vil det således ofte være vanskelig å føre bevis for det økonomiske tapet som den forurettede har lidt. For å sikre at det kan tilkjennes en kompensasjon som helt eller delvis dekker faktisk lidt tap, bør det også ved slike overtredelser kunne kreves kompensasjon på annet grunnlag enn erstatning for økonomisk tap. Hensynet til reglenes preventive effekt tilsier videre at overtrederen minst bør betale et rimelig vederlag for utnyttelsen, eller legge fra seg vinningen han har oppnådd, uavhengig av om den forurettede er påført et økonomisk tap».
Det vanskelig å se for seg andre situasjoner hvor det vil være aktuelt å tilkjenne kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i forretningshemmeligheter. Hvis en inngriper omsetter varer som markedet forbinder med innehaveren, vil innehaveren foruten ett eventuelt omsetningstap, også kunne lide et omdømmetap dersom de solgte varene har en lavere kvalitet enn de som kommer fra innehaveren. Omdømmetap vil som regel føre til et økonomisk tap for innehaveren i form av redusert fortjeneste, eller gjøre det nødvendig å iverksette tiltak for å gjenopprette omdømmet. Slikt tap vil kunne inngå som en del av beregningsgrunnlaget etter markedsføringsloven § 48 b første ledd bokstav b, se eksempelvis LG-2016-44586.
Erstatningsreglene i markedsføringsloven § 48 b vil samlet sett gi innehavere av forretningshemmeligheter en sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning, enn det som følger av minimumskravene i håndhevingsdirektivet artikkel 13 nr. 1, og forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 14. Forretningshemmelighetsdirektivet artikkel 1 nr. 1 annet ledd er ikke til hinder for en slik løsning.
Som redegjort for under punkt 11.3, foreslås det en bestemmelse som gir domstolene adgang til å avsi dom på fortsatt bruk av forretningshemmelighet mot vederlag, til gjennomføring av direktivet artikkel 13 nr. 3. Vederlaget for slik bruk vil fastsettes med utgangspunkt i en rimelig lisensavgift. Inngriperen vil imidlertid også være erstatningsansvarlig overfor innehaveren for perioden det foreligger et inngrep, det vil si perioden fra vedkommende ble fratatt sin aktsomme gode tro og frem til domstidspunktet. Av hensyn til sammenhengen med artikkel 13 nr. 3 foreslås det at vederlaget for dette tidsrommet også skal fastsettes ut fra lisensalternativet. De relativt strenge vilkårene for dom om fortsatt bruk etter artikkel 13 nr. 3, taler for at vederlag etter samme utmålingsalternativ for inngrepsperioden bør være en akseptabel løsning for innehaveren.
Artikkel 14 nr. 1 annet ledd åpner for at medlemsstatene i sin nasjonale lovgivning kan begrense arbeidstakeres erstatningsansvar overfor egen arbeidsgiver når inngrepet ikke er forsettlig. I forslaget er det lagt til grunn at erstatningsansvar også vil gjelde der inngrepet er foretatt av en ansatt i innehaverens virksomhet og den ansatte har handlet uten forsett. Samtidig vil skadeserstatningslovens alminnelige bestemmelser kunne få anvendelse i en slik situasjon. I tråd med skadeserstatningsloven § 2-3 tredje ledd, jf. første ledd, vil en arbeidstakers erstatningsansvar overfor egen arbeidsgiver kunne lempes i tilfeller hvor det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne, arbeidstakerens stilling og forholdene for øvrig. Det er ikke funnet behov for noen ytterligere regulering av situasjonen i forslaget.»
13.5 Høringen
Advokatforeningen støtter forslaget i høringsnotatet og uttaler at:
«Advokatforeningen er enig med departementet i at en videreføring av mfl. § 48 b er en hensiktsmessig regulering, også sett i lys av nærheten til øvrig lovgivning på immaterialrettsområdet.»
Hovedorganisasjonen Virke har etterlyst en ytterligere klargjøring i lovteksten av om de ulike utmålingsgrunnlagene er alternative eller kumulative.
13.6 Departementets vurderinger
Alle høringsinstansen som har uttalt seg om reguleringen av vederlag og erstatning har vært positive til forslaget. Departementet foreslår derfor at forslaget i høringsnotatet videreføres i lovforslaget § 8. Departementet mener det er klart ut fra lovteksten at utmålingsgrunnlagene er alternative, jf. «vederlag eller erstatning som fastsettes etter det av følgende grunnlag som er mest gunstig for innehaveren».