4 Forbud mot inngrep

4.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det blant annet redegjort slik for gjeldende rett:

«Etter varemerkeloven § 57 kan den som krenker en annens varemerkerett, ved dom forbys å gjenta handlingen (forbudsdom). Den tidligere varemerkeloven inneholdt ingen tilsvarende bestemmelse. Det fulgte imidlertid av den tidligere loven § 4 (som tilsvarer § 4 i den nye loven) sammenholdt med alminnelige prosessregler, at det kunne avsies forbudsdom ved inngrep. Varemerkeloven § 57 innebærer dermed ingen realitetsendring.

Begrunnelsen for at det ble tatt inn en uttrykkelig bestemmelse om dette i dagens lov, er at forbudsdom er en viktig sanksjon ved varemerkeinngrep, og at det dermed er naturlig at adgangen til å avsi slik dom fremgår klart av loven, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 81.

Varemerkeloven § 57 gjelder adgangen til å avsi fullbyrdelsesdom. Dommen vil kunne tvangsfullbyrdes ved at inngriper pålegges å stille sikkerhet for skade som vil bli voldt hvis inngrepshandlingen gjentas, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-16. Varemerkeloven § 57 gjelder ikke adgangen til å avsi fastsettelsesdom hvor det fastslås at inngriper er uberettiget til å begå visse handlinger (fordi de griper inn i hans varemerkerett). Det følger imidlertid av varemerkeloven § 4 sammenholdt med alminnelige prosessregler at det også kan avsies fastsettelsesdom ved varemerkeinngrep. En fastsettelsesdom om varemerkeinngrep kan ikke tvangsfullbyrdes. Å handle i strid med en fastsettelsesdom vil imidlertid være straffbart, jf. straffeloven § 344 (§ 170 i straffeloven 2005).

Det er tilstrekkelig for å avsi forbudsdom at det objektivt sett er handlet på en måte som gjør inngrep i en varemerkerett. Inngriper kan ikke unngå forbudsdom ved å påberope seg at han handlet i god tro. Forbudet må rette seg mot at bestemt angitte handlinger som inngriper har gjort, gjentas. Forbudet kan ikke gjelde varemerkeinngrep generelt.

Patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om adgangen til å avsi forbudsdom. Det følger imidlertid av bestemmelsene om rettighetenes innhold i disse lovene sammenholdt med alminnelige prosessregler, at det kan avsies forbudsdom. På samme grunnlag kan det også avsies fastsettelsesdom ved inngrep i rettigheter etter disse lovene.

Heller ikke i åndsverkloven er adgangen til å avsi forbudsdom og fastsettelsesdom uttrykkelig regulert, men det er på det rene at begge typer dom kan avsies ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven.

Varemerkeloven § 57 retter seg mot den som har krenket en annens varemerkerett. Den rammer ikke den som har forsøkt å gjøre et slikt inngrep eller som har medvirket til det.»

Det tilføyes at forsøk på varemerkeinngrep vil være straffbart hvis forsøket gjelder et inngrep der det tilsiktes en betydelig og åpenbar rettsstridig vinning, slik at den utvidete strafferammen på fengsel inntil ett år i varemerkeloven § 61 første ledd annet punktum får anvendelse, jf. straffeloven § 49 første ledd jf. § 2. Forsøk på varemerkeinngrep som bare rammes av den vanlige strafferammen i varemerkeloven § 61 første ledd første punktum (fengsel inntil tre måneder) er derimot ikke straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2. Etter patentloven, planteforedlerloven og designloven er strafferammen i alle tilfeller fengsel inntil tre måneder, slik at forsøk på inngrep i rettigheter etter disse lovene ikke er straffbare, jf. straffeloven § 49 annet ledd jf. § 2. Etter kretsmønsterloven § 9 annet ledd første punktum er strafferammen ved inngrep fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Forsøk på inngrep i rettigheter etter kretsmønsterloven er dermed alltid straffbare. Dette gjelder selv om forsøket gjelder et inngrep som bare vil rammes av bestemmelsen i kretsmønsterloven § 9 første ledd, der strafferammen er fengsel inntil tre måneder, jf. straffeloven § 49 første ledd jf. § 2.

Når det foreligger straffbart forsøk på inngrep, vil det være grunnlag for å nedlegge sivilrettslig forbud i form av fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom mot slike inngrepshandlinger som forsøket retter seg mot. For at forsøk skal være straffbart krever straffeloven § 49 første ledd at det er utvist fullbyrdelsesforsett. Adgangen til å få nedlagt sivilrettslig forbud mot inngrepshandlinger før inngrep har funnet sted, er imidlertid ikke begrenset til kun å gjelde tilfeller der det foreligger et straffbart forsøk på inngrep. Etter tvisteloven § 1-3 vil det etter omstendighetene også i andre tilfeller være anledning til å reise slikt søksmål mot noen som har opptrådt på en måte som gjør at det er en overhengende fare for at vedkommende vil begå inngrep.

Medvirkning til inngrep i industrielle rettigheter er straffbart, jf. patentloven § 57, kretsmønsterloven § 9, planteforedlerloven § 22, designloven § 44 og varemerkeloven § 61. Den som har bidratt til, eller på annen har vært delaktig i, en annens inngrep, vil også kunne pådra seg erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Det vil kunne nedlegges forbud mot handlinger som utgjør bidrag til andres inngrep dersom vedkommende har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Begge former for medvirkningsansvar forutsetter at det er utvist skyld.

4.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for internasjonalt regelverk:

«TRIPS-avtalen artikkel 44 krever at det skal kunne nedlegges forbud mot inngrep, bl.a. for å hindre at importerte varer som gjør inngrep i immaterielle rettigheter skal bringes i handel. Slikt forbud skal kunne nedlegges umiddelbart etter tollklarering av varene. Det er ikke noe krav om at det skal kunne nedlegges forbud mot noen som på tidspunktet da varene ble ervervet eller bestilt var i aktsom god tro med hensyn til at varene griper inn i immaterielle rettigheter.

Etter direktiv 2004/48/EF artikkel 11 skal medlemsstatene sikre at retten, når en immaterialrettskrenkelse er fastslått, kan utstede et pålegg med forbud mot fortsatt inngrep. Hvis det er mulig etter nasjonal rett, skal forbudet der det er hensiktsmessig gjennomføres ved hjelp av tvangsbøter. Medlemsstatene skal videre sikre at rettighetshaveren kan anmode om at en mellommann – hvis tjenesteytelser anvendes av tredjemann til å krenke en immateriell rettighet – kan pålegges å hindre at tjenestene benyttes slik.»

4.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble det redegjort slik for regelverket i Sverige og Danmark:

«I Sverige inneholder samtlige immaterialrettslige lover bestemmelser om såkalt «vitesförbud» (se 37 b § varumärkeslagen (1960:644) (og 8 kap. 3 § i varumärkeslagen 2010 (2010:1877)), 53 b § upphovsrättslagen (1960:729), 57 b § patentlagen (1967:837), 35 b § mönsterskyddslagen (1970:485), 15 § firmalagen (1974:156), 9 b § kretsmönsterlagen (1992:1685) og 9 kap. 2 til 3 §§ växtförädlarrättslagen (1997:306). Vitesförbudet innebærer at en domstol – etter krav fra rettighetshaveren – «vid vite» kan forby den som gjør et immaterialrettsinngrep å fortsette med det. Dette innebærer at det knyttes en betalingsforpliktelse til ikke å overholde forbudet.

I forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF ble det uttrykkelig presisert i disse bestemmelsene at vitesförbudet også kan ilegges ved medvirkning til inngrep og når det foreligger et forsøk eller en forberedelse til inngrep.

De danske immaterialrettslovene inneholder ingen uttrykkelig bestemmelser om at det kan nedlegges forbud mot fortsatt inngrep. Det følger imidlertid av lovene sammenholdt med alminnelige prosessbestemmelser at slike forbud kan nedlegges. På samme måte som etter norsk rett, kan det både nedlegges forbud som kan tvangsfullbyrdes og forbud som ikke kan tvangsfullbyrdes, men som det vil være straffbart å overtre.»

4.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått likelydende bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern:

«Departementet foreslår at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelige bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Det er viktig at en så sentral sanksjon mot inngrep kommer til syne i lovene.

Etter departementets syn bør det også fremgå av lovene at forbudsdom kan avsies ved strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep. Etter departementets forslag til straffebestemmelser, jf. pkt. 7.4 vil forsøk, jf. straffeloven § 49 jf. § 2, på inngrep i alle typer industrielle rettigheter være straffbart.»

4.5 Høringen

Advokatforeningen, Norsk Biotekforum, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS støtter forslaget om å ta inn bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern. Ingen høringsinstanser har uttalt seg mot forslaget. NIR uttaler:

«Departementet har foreslått at det på samme måte som i varemerkeloven tas inn uttrykkelig bestemmelser om forbudsdom i de andre lovene om industrielle rettigheter. Foreningen er i utgangspunktet enig med departementet at det er viktig at en så sentral sanksjon mot inngrep kommer til uttrykk i lovene.»

NIR stiller spørsmål ved den del av forslaget som gjelder adgangen til å oppnå forbudsdom mot den som har bidratt til en annens inngrep:

«Det bemerkes at forslaget til lovbestemmelser i høringsnotatet har fått en snevrere utforming enn direktivets artikkel 11 tredje punktum. Mens lovforslaget stiller som betingelse for forbud at det foreligger ansvarsbetingende medvirkning, kan forbud etter direktivet rettes mot mellommenn uavhengig av slikt ansvar. Det fremgår ikke av høringsutkastet hvilke overveielser som ligger til grunn for denne forskjell, og noen begrunnelse for den er ikke umiddelbart enkel å se.»

Norsk Biotekforum, NIR, NPF og TV 2 mener at det er viktig at forbudsdom ikke bare omfatter tilfeller der det har skjedd et inngrep, men også tilfeller der inngrep ennå ikke har funnet sted og hvor rettighetshaveren har et reelt behov for at det nedlegges et forbud mot fremtidige inngrep. NIR med tilslutning fra NPF uttaler:

«Bestemmelsene som foreslås inntatt i patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven retter seg etter sin ordlyd – på samme måte som varemerkeloven § 57 – mot den som har krenket en annens rett («Den som gjør inngrep i et [..], kan ved dom forbys å gjenta inngrepshandlingen»), og rammer ikke den som bare har forsøkt eller planlagt å gjøre et slikt inngrep eller som har medvirket til det. Departementet foreslår imidlertid at forbudsdom også kan avsies ved strafferettslig og erstatningsrettslig medvirkning til inngrep og ved straffbart forsøk på inngrep. Departementet uttaler at straffbart forsøk bare vil foreligge når det er utvist fullbyrdelsesforsett.

Etter foreningens syn er det påkrevet at bestemmelsene om forbud mot inngrep ikke bare omfatter gjentakelse av fullbyrdet inngrep, og antar at en slik begrensning i regelens anvendelsesområde heller ikke har vært tilsiktet. I samsvar med alminnelige prosessuelle prinsipper må forbudsdom kunne kreves i alle tilfelle hvor rettighetshaveren har et reelt behov for å oppnå slik dom, herunder hvor det foreligger relevant uvisshet om hvorvidt rettigheten vil bli krenket. For at bestemmelsens ordlyd ikke skal virke villedende, bør den formuleres annerledes (f.eks. «Den som er blitt saksøkt i forbindelse med et pågående eller forestående inngrep i et […], kan ved dom forbys å foreta inngrepshandlingen»). En nærmere avklaring i motivene om hvilke krav som skal stilles til aktuell interesse kan være ønskelig. En tilsvarende avklaring er også ønskelig i tilknytning til midlertidige forføyninger, se nedenfor under punkt 7.2.»

Advokatforeningen uttaler seg også om adgangen til å avsi forbudsdom før inngrep har funnet sted:

«Det kan imidlertid reises spørsmål om forbud mot strafferettslig forsøk gir tilstrekkelig vern mot forberedende handlinger. I inngrepssaker vil det typisk være uenighet mellom partene om vernets utstrekning, og om handlingen vil være et inngrep. Inngriperens vurdering av verneomfanget må imidlertid anses som rettsuvitenhet – såfremt han er kjent med rettigheten (patentet, varemerket etc). I en sak om forbud vil han også være kjent med det grunnlag som rettighetshaveren bygger inngrepspåstanden på. I en slik situasjon vil villfarelse om innholdet og verneomfanget av rettigheten, være en rettsuvitenhet som etter straffeloven § 26 skal straffes hvis den er uaktsom. Det kan neppe forekomme at retten vil bedømme handlingen som inngrep, men samtidig komme til at inngriperen – som ennå er på forberedelsesstadiet – er i aktsom god tro med hensyn til om han vil krenke rettigheten.

Advokatforeningen antar derfor at anvendelse av det strafferettslige forsøksbegrep gir en rimelig avveining, og støtter forslaget.»

NIR med tilslutning fra NPF tar opp spørsmålet om det bør gjelde et unntak fra adgangen til å nedlegge forbud mot inngrep når dette vil fremstå som et uforholdsmessig tiltak:

«Et ytterligere spørsmål er om reglene om forbud mot inngrep bør inneholde en forholdsmessighetsbegrensning. I unntakstilfeller vil forbud mot (fremtidig) inngrep ikke være samfunnsmessig ønskelig, for eksempel i situasjoner hvor inngrepsgjenstanden er inkorporert i et større, sammensatt produkt og tungtveiende økonomiske interesser tilsier at forbudet ikke bør omfatte det sammensatte produktet. Reglene om tvangslisens vil ikke fullt ut ivareta de forhold som her er påpekt. Den påpekte problemstillingen kan imidlertid løses ved at bestemmelsen inntatt i patentloven § 59 tredje ledd, som har karakter av å være en lags tvangslisensordning, gjøres til en egen bestemmelse som gis anvendelse også ved forbud mot inngrep og ikke bare ved tiltak for å hindre nye inngrep, jf. punkt 5.2 nedenfor. En slik utvidelse av anvendelsesområdet for den nevnte bestemmelsen vil være i samsvar med direktivets artikkel 12.»

4.6 Departementets vurderinger

Høringen støtter opp under forslaget om å ta inn bestemmelser om forbudsdom i alle lovene om industrielt rettsvern. Departementet følger opp forslaget, men med noen justeringer.

Adgangen til å nedlegge forbud bør ikke bare gjelde overfor den som har gjort et fullbyrdet inngrep. For å sikre en effektiv håndheving bør det i noen situasjoner også kunne nedlegges forbud overfor den som har bidratt til, eller på annen måte har vært delaktig i, en annens inngrep, f.eks. ved å yte tjenester som er brukt i forbindelse med et inngrep. Etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 skal det i visse situasjoner kunne nedlegges forbud mot et mellomledd når mellomleddets tjenester er brukt i forbindelse med et inngrep.

Det bør likevel ikke være anledning til å nedlegge forbud i alle tilfeller der noen har bidratt til, eller på annen måte har vært delaktig i, en annens inngrep. Dersom det ikke stilles kvalifiserende krav til de handlinger som skal kunne gi grunnlag for forbud, vil forbud kunne bli nedlagt overfor personer som har bidratt til et inngrep på en helt perifer måte, eller som ikke hadde eller burde hatt kunnskap om at de gjennom å yte tjenester eller på annen måte bidro til en annens inngrep. Dette vil gi en for vidtrekkende adgang til å nedlegge forbud. Det er ikke noe krav etter artikkel 11 tredje punktum i direktiv 2004/48 at det skal kunne nedlegges forbud mot et mellomledd i alle tilfeller der mellomleddets tjenester har blitt brukt i forbindelse med et inngrep. Etter punkt 23 annet punktum i direktivets fortale er det overlatt til nasjonal lovgivning i medlemsstatene å regulere betingelsene for at det skal kunne nedlegges forbud rettet mot et mellomledd i slike situasjoner.

Departementet mener at forslaget i høringsnotatet – om at forbud kan nedlegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar – gir en rimelig avgrensing av adgangen til å nedlegge forbud rettet mot noen som har bidratt til eller på annen måte har vært delaktig i en annens inngrep. Forslaget opprettholdes.

Direktiv 2004/48 artikkel 9 nr. 1 bokstav a krever at det skal kunne nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning når det foreligger en overhengende fare for at inngrep vil skje. Det er ikke noe krav etter direktivet at forbud mot forestående inngrep skal kunne nedlegges i en endelig avgjørelse. På grunn av tidsmomentet vil oftest en midlertidig forføyning være det mest tjenlige virkemiddelet for å hindre et forestående inngrep. Etter tvisteloven kapittel 34 vil det kunne besluttes forbud i form av en midlertidig forføyning ved forestående inngrep i en industriell rettighet. Om midlertidig forføyning kan besluttes i slike situasjoner beror på om kravet til sikringsgrunn i tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a eller b er oppfylt. Kravet til sikringsgrunn etter bokstav a vil være oppfylt når noen har opptrådt på en måte som gjør at det er en overhengende fare for at vedkommende vil begå en inngrepshandling. Behovet for å kunne nedlegge forbud mot forestående inngrep synes dermed ivaretatt gjennom reglene om midlertidige forføyninger. Etter departementets syn bør det imidlertid også kunne nedlegges forbud mot forestående inngrep i en endelig dom i en inngrepssak. Sammenhengen med reglene om midlertidige forføyninger tilsier det. Dersom adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep reguleres i reglene om forbudsdom, vil dette samtidig bidra til å klargjøre når det kan nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning i slike tilfeller. Adgang til å nedlegge forbud mot forestående inngrep i en endelig dom vil dessuten kunne ha selvstendig betydning. Det gjelder f.eks. hvis det i en inngrepssak kommer frem at det er en overhengende fare for at inngriperen også vil begå andre former for inngrepshandlinger enn de vedkommende allerede har gjennomført.

Departementet har, blant annet på grunnlag av innspillene i høringen, kommet til at adgangen til å nedlegge forbud før det har skjedd inngrep, bør utvides sammenlignet med det som ble foreslått i høringsnotatet. Det vil gi for snevre rammer for adgangen til å nedlegge forbud før inngrep har funnet sted dersom det kreves at det må foreligge et straffbart forsøk på inngrep. Hensynet til en effektiv håndheving tilsier at det bør kunne nedlegges forbud også i andre tilfeller hvor det er en overhengende fare for at noen vil komme til å gjøre inngrep.

Straffbart forsøk vil bare foreligge når det er utvist fullbyrdelsesforsett. Dette innebærer at det ikke vil foreligge straffbart forsøk i tilfeller hvor gjerningsmannen ikke er klar over den industrielle rettighetens eksistens. Når gjerningsmannen er kjent med rettighetens eksistens, men feilaktig har lagt til grunn at de handlinger vedkommende tar sikte på å gjennomføre ikke griper inn i rettigheten, vil spørsmålet om det foreligger straffbart forsøk bero på hvilke omstendigheter villfarelsen gjelder. En villfarelse som beror på en feiltolkning av reglene i lovgivningen om det industrielt rettsvern vil være en rettsvillfarelse, jf. straffeloven § 57. En rettsvillfarelse fritar gjerningsmannen fra straffansvar hvis villfarelsen kan anses unnskyldelig. Dersom gjerningsmannen har misforstått rettighetens verneomfang (vedkommende har f.eks. tolket et patent galt), vil dette derimot regnes som en faktisk villfarelse, slik at det ikke foreligger fullbyrdelsesforsett. Vilkårene for at det skal foreligge et straffbart forsøk er utformet med henblikk på å ivareta andre hensyn enn reglene om forbudsdom ved inngrep i industrielle rettigheter. Et krav om at det må foreligge straffbart forsøk gir ikke en hensiktsmessig avgrensning av adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep. Når det er en overhengende fare for at noen vil komme til å gjøre inngrep, bør forbud kunne nedlegges uavhengig av om vedkommende vet eller bør vite at handlingen vedkommende tar sikte på gjennomføre vil utgjøre et inngrep.

Departementet går inn for at det bør kunne nedlegges forbud mot et forestående inngrep når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en inngrepshandling, eller på annen måte har opptrådt på en måte som gjør at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjennomføre en inngrepshandling. Forholdet til reglene om midlertidige forføyninger er nærmere omtalt i punkt 9.5.

Departementet er enig med de høringsinstansene som har pekt på at det unntaksvis – som et alternativ til å nedlegge forbud mot inngrep – bør være anledning til å gi tillatelse til å utnytte rettigheten mot vederlag. I høringsnotatet var regler om dette tatt inn i forslagene til bestemmelser om tiltak for å hindre nye inngrep i patentloven, planteforedlerloven og designloven. Departementet er enig i at det vil være en fordel å skille disse bestemmelsene ut i en egen paragraf. Dette er gjort i forslaget i proposisjonen. Samtidig er ordlyden i bestemmelsene justert, slik at det fremgår at tillatelse til utnyttelse mot vederlag ikke bare utelukker tiltak for å hindre inngrep, men også utelukker at det nedlegges forbud mot inngrep, jf. proposisjonen punkt 5.6. I kretsmønsterloven er allerede bestemmelser om adgang og tillatelse til utnyttelse plassert i en egen paragraf.