Prop. 81 L (2012–2013)

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i reglene om sanksjoner på tilgrensende områder

8.1 Innledning – gjeldende rett

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn som er vernet etter foretaksnavneloven har en lignende funksjon som varemerker. Slike kjennetegn er omfattet av direktiv 2004/48/EF hvis de er vernet som enerettigheter etter nasjonal lov. Geografiske betegnelser som er vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 og 31, samt betegnelser som er vernet etter forskrift 5. juli 2002 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, har også en lignende funksjon som varemerker.

Markedsføringsloven §§ 25 og 26 verner også om andre immaterielle verdier enn geografiske betegnelser. Videre verner bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28, 29 og 30 om immaterielle verdier.

I høringsnotatet er det redegjort slik for gjeldende rett på disse områdene:

«Etter foretaksnavneloven kan en næringsdrivende få enerett til foretaksnavn og eventuelle andre forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 første ledd.
Rett til foretaksnavn vinnes fra det tas i bruk eller fra da registreringsmelding kom inn til Foretaksregisteret, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd. Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved innarbeidelse, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd annet punktum.
Rett til foretaksnavn har i utgangspunktet bare den virkning at ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-1 annet ledd. Identisk skal her forstås som helt likt.
Skal et foretaksnavn ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn (forvekslbarhet), må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Dersom kravene til særpreg er oppfylt, kan ingen andre ta i bruk foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning. jf. foretaksnavneloven § 3-2 annet ledd. Etter foretaksnavneloven § 3-3 første ledd anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag. Foretaksnavn som oppfyller kravene til særpreg i varemerkeloven har dermed samme vern som varemerker etter varemerkeloven § 4 første ledd.
Dersom foretaksnavnet er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) at foretaksnavnet ble brukt for en annen virksomhet, skal det likevel anses egnet til å forveksles selv om det ikke brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, jf. foretaksnavneloven § 3-3 annet ledd. Dette utgjør en parallell til vernet for velkjente varemerker etter varemerkeloven § 4 annet ledd.
Rett til sekundære forretningskjennetegn forutsetter at det er innarbeidet slik at det her i riket innen vedkommende omsetningskrets er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd annet og tredje punktum. I disse tilfelle vil som regel også særpregskravet i § 3-2 første ledd være oppfylt. Sekundære forretningskjennetegn vil også ha utvidet vern etter § 3-[3] annet ledd hvis vilkårene i den bestemmelsen er oppfylt.
Forsettlig bruk av foretaksnavn i strid med foretaksnavneloven, kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. foretaksnavneloven § 6-1. Den som forsettlig eller uaktsomt bruker foretaksnavn i strid med annens rett, plikter å erstatte skaden, jf. foretaksnavneloven § 6-2 første ledd første punktum. Erstatningen kan lempes etter § 6-2 første ledd annet punktum. Har krenkelsen skjedd i god tro, kan erstatning, dog ikke ut over den vinning som må antas å være oppnådd, tilkjennes i den utstrekning retten finner det rimelig, jf. § 6-2 annet ledd.
Foretaksnavneloven § 5-2 inneholder bestemmelser om tiltak for å hindre fortsatt rettsstridig bruk av et foretaksnavn.
Forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler har i § 27 a regler om vederlag og erstatning ved forsettlig og uaktsom bruk av slike betegnelser i strid med forskriften. Rettmessige brukere har krav på et rimelig vederlag for bruken. Vederlaget skal som et minimum tilsvare den vinning urettmessige brukere har oppnådd. I tillegg kan det kreves erstatning for ytterligere skade. Det er adgang til lemping når det bare er lite å legge den urettmessige bruker til last. Vederlag og erstatning kan tilkjennes i den utstrekning det finnes rimelig når bruken er skjedd i god tro.
Flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 verner om immaterielle verdier. Dette gjelder særlig § 30 om etterligning av produkt m.m. og § 31 om geografiske betegnelser for vin og brennevin. Overtredelse av disse bestemmelsene kan straffes etter markedsføringsloven § 48. For øvrig inneholder ikke loven sanksjonsbestemmelser. Tap som oppstår ved overtredelse av markedsføringsloven kan imidlertid kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler og det kan i samsvar med alminnelige prosessregler nedlegges forbud mot handlinger som strider mot markedsføringsloven.»

8.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 om sanksjoner mot varemerkeinngrep skulle gjelde tilsvarende ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som har samme vern som det varemerker har.

I forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler ble det ikke foreslått endringer.

Det ble foreslått tatt inn en ny bestemmelse om vederlag og erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 om forbud mot etterligning av annens produkt. Etter forslaget kunne den forurettede kreve vederlag og erstatning fastsatt på det gunstigste av følgende grunnlag:

  1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatningfor tap som overtredelsen har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering,

  2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som den forurettede har lidt som følge av overtredelsen, eller

  3. et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved overtredelsen.

Det ble ikke foreslått andre endringer markedsføringsloven.

8.3 Høringen

Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er enig i forslaget om at sanksjonsreglene i varemerkeloven skal gis tilsvarende anvendelse ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som har samme vern som varemerker.

Matmerk, Mattilsynet og NHO tar til orde for at det også bør gjøres endringer i sanksjonsreglene i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Mattilsynet tar dessuten til orde for at det gis sanksjonsregler for geografiske betegnelser som er beskyttet etter forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin og forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker. Landbruks- og matdepartementet uttaler at det vil se nærmere på behovet for endringer i disse forskriftene.

Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), NPF, professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS tar, i noe varierende grad, til orde for at alle eller flere av sanksjonsbestemmelsene som er foreslått for industrielle rettigheter bør gis tilsvarende anvendelse ved overtredelse av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Advokatforeningen uttaler:

«En mer generell innvending er at lovforslaget i for liten utstrekning samordner håndhevelsesbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern med håndhevelsesreglene i markedsføringsloven. I det praktiske rettsliv er reglene om produktbeskyttelse og beskyttelse av forretningshemmeligheter av stor betydning og de supplerer og til dels overlapper enerettsbestemmelsene i varemerkeloven og designloven m.v. Advokatforeningen mener derfor at de foreslåtte erstatningsregler og andre håndhevelsesregler bør gis tilsvarende anvendelse for visse overtredelser av markedsføringsloven,»

Norsk Hydro ASA og NHO mener at den foreslåtte regelen om vederlag og erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 også bør gjelde ved overtredelse av flere andre bestemmelser i markedsføringsloven kapittel 6. NHO uttaler:

«NHO mener gode grunner taler for at de foreslåtte sanksjonsreglene for overtredelse av etterlikningsbestemmelsen i markedsføringsloven § 30 også bør gjelde overtredelser av bestemmelsene om bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler (hhv §§ 28 og 29). De interesser disse bestemmelsene skal beskytte er svært sammenliknbare med andre rettigheter behandlet i denne høringen. Det samme gjelder bestemmelsen om god forretningsskikk i § 25, som i mange sammenhenger utfyller og supplerer de rettigheter høringen gjelder.»

8.4 Departementets vurderinger

Forslaget om at bestemmelsene om sanksjoner ved varemerkeinngrep skal gjelde tilsvarende ved inngrep i foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som har samme vern som varemerker, følges opp. Dette foreslås gjort ved at det tas inn en straffebestemmelse svarende til varemerkeloven § 61 i foretaksnavneloven samtidig som de øvrige bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 gis tilsvarende anvendelse gjennom en henvisning i foretaksnavneloven.

Geografiske betegnelser er omfattet av EUs direktiv 2004/48/EF om håndheving av immaterialrettigheter. I høringsnotatet ble det ikke foreslått endringer i reglene om håndheving av geografiske betegnelser. Geografiske betegnelser har en funksjon som har klare likheter med den varemerker har. Departementet mener at sanksjonsreglene bør være de samme ved krenkelse av geografiske betegnelser som er vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31 som ved inngrep i varemerker. Det foreslås at det tas inn en straffebestemmelse i markedsføringsloven, svarende til varemerkeloven § 61, som rammer den som bruker en geografisk betegnelse i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Det foreslås videre at det tas inn en henvisning i markedsføringsloven, som gir de øvrige bestemmelsene om sanksjoner ved inngrep i varemerkeloven kapittel 8 tilsvarende anvendelse ved bruk av geografiske betegnelser i strid med de nevnte bestemmelsene i markedsføringsloven.

Når det gjelder betegnelser som er vernet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin og forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkohol sterke og aromatiserte drikker, viser Justis- og beredskapsdepartementet til at Landbruks- og matdepartementet i sitt høringssvar har uttalt at det vil se nærmere på behovet for endringer i disse forskriftene.

I høringsnotatet ble det foreslått at det skulle tas inn en bestemmelse om vederlag og erstatning i markedsføringsloven § 30 om etterligning av annens produkt. Noen høringsinstanser har tatt til orde for at alle eller flere av sanksjonsbestemmelsene som gjelder ved inngrep i industrielle rettigheter bør gis tilsvarende anvendelse ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Departementet kan ikke slutte seg til dette.

Andre overtredelser av de ulike bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 enn ulovlig bruk av geografiske betegnelser er ikke omfattet av direktiv 2004/48/EF. Målsetningen om at norsk rett minst skal oppfylle minimumskravene i direktivet, taler derfor ikke for at sanksjonsbestemmelsene i lovgivingen om industrielt rettsvern skal gis tilsvarende anvendelse ved andre overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Vernet som de forskjellige bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 gir, skiller seg dessuten i flere henseender fra vernet etter lovgivningen om industrielt rettsvern. En vesentlig forskjell er at innehaveren av en industriell rettighet har en enerett til å utnytte gjenstanden for rettigheten i næring så lenge rettigheten består, mens bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6, unntatt vernet mot ulovlig bruk av geografiske betegnelser, ikke gir enerettigheter. Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 gir heller ikke en like presis og detaljert avgrensing av vernet som lovgivningen om industrielt rettsvern. Selv om markedsføringsloven ikke inneholder særskilte bestemmelser om dette, vil den forurettede kunne gjøre gjeldende sivilrettslige sanksjoner ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6 er forbudsbestemmelser. I medhold av alminnelige prosessregler vil det ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6 kunne nedlegges sivilrettslig forbud ved dom eller som midlertidig forføyning. Tap som følge av slike overtredelser vil videre kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler.

Forskjellene mellom vernet etter markedsføringsloven kapittel 6 og lovgivningen om industrielt rettsvern medfører at sanksjonsbestemmelsene i lovgivningen om industrielt rettsvern ikke uten videre vil passe for alle overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6. Dersom det skal innføres mer omfattende sanksjonsbestemmelser ved overtredelser av markedsføringsloven kapittel 6, bør det eventuelt skje ved at det utformes egne regler som er tilpasset dette området. Dette må i så fall først utredes og sendes på høring. Et eventuelt initiativ i den retning bør imidlertid ses i lys av utviklingen i EU. I meddelelsen fra EU-kommisjonen om et indre marked for immaterialrettigheter (COM(2011)287) fremgår det at Kommisjonen har igangsatt et utredningsarbeid om bedriftshemmeligheter og produktetterligninger (punkt 3.4.1 i meddelelsen). Det er mulig at dette arbeidet vil ende ut i et lovgivningsinitiativ fra Kommisjonens side.

Når det spesielt gjelder vederlag og erstatning, er departementet derimot enig med høringsinstansene som har tatt til orde for at det bør innføres regler om dette ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6, enn kun ved overtredelse av markedsføringsloven § 30 som det ble foreslått i høringsnotatet. Hensynene som taler for at rettighetshaveren ved inngrep i industrielle rettigheter bør kunne kreve kompensasjon på andre grunnlag enn erstatning for økonomisk tap, jf. punkt 6.6 i proposisjonen, gjør seg også gjeldende ved overtredelser av flere av bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Ved etterligninger av produkter eller andre frembringelser, og ved rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter eller tekniske hjelpemidler, vil det således ofte være vanskelig å føre bevis for det økonomiske tapet som den forurettede har lidt. For å sikre at det kan tilkjennes en kompensasjon som helt eller delvis dekker faktisk lidt tap, bør det derfor også ved slike overtredelser kunne kreves kompensasjon på annet grunnlag enn erstatning for økonomisk tap. Hensynet til reglenes preventive effekt tilsier videre at overtrederen minst bør betale et rimelig vederlag for utnyttelsen, eller legge fra seg vinningen han har oppnådd, uavhengig av om den forurettede er påført økonomisk tap.

Departementet foreslår at det gis regler om vederlag og erstatning for overtredelser av markedsføringsloven § 28 (bedriftshemmeligheter), § 29 (tekniske hjelpemidler) og § 30 (etterligning av annens produkt). Etterligning av annens produkt, eller andre frambringelser som ikke omfattes av markedsføringsloven § 30, kan etter omstendighetene rammes av forbudet i markedsføringsloven §§ 25 eller 26. Reglene om vederlag og erstatning bør også omfatte slike etterligninger. Etter forslaget kan den forurettede ved forsettlige eller uaktsomme overtredelser av markedsføringsloven §§ 28, 29 eller 30, samt av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt eller andre frembringelser, kreve at kompensasjonen fastsettes på det av følgende tre grunnlag som gir det høyeste beløpet:

  1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,

  2. erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller

  3. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Til dokumentets forside