6 Administrativ overprøving

6.1 Gjeldende rett

Hvis noen ønsker å angripe gyldigheten av en varemerkeregistrering, eller få den slettet for eksempel på grunn av manglende bruk, må det reises søksmål for domstolene, jf. varemerkeloven §§ 25 og 25 a.

Det finnes i dag få muligheter til å få registreringen opphevet på annen måte, med unntak av noen særlige tilfeller regulert i varemerkeloven §§ 25 c og 26. En registrering kan riktignok oppheves administrativt på grunnlag av en innsigelse, men denne muligheten står bare åpen i to måneder etter kunngjøringen av registreringen, jf. varemerkeloven §§ 21 og 21 a.

6.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II

I Varemerkeutredningen II ble det foreslått å innføre en ordning med administrativ prøving av varemerkeregistreringer hos Patentstyret. Utrederne la vekt på at en adgang til å få registreringer slettet administrativt kunne bidra til å gi reglene om bruksplikt for registrerte varemerker praktisk effekt. Etter utredernes syn ville Patentstyret være en egnet instans til å prøve også andre ugyldighets- og slettingsgrunnlag. I Varemerkeutredningen II s. 43-45 heter det:

«Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at ordningen med «bruksplikt» ikke vil få noen vesentlig effekt uten at det etableres en enklere og billigere vei til slettelse av registreringer av ikke-brukte varemerker, enn den som går gjennom søksmål og dom. Den som i dag søker registrering av et varemerke vil ikke sjelden bli møtt med henvisning til en eldre registrering av et merke som ifølge registeret dekker et slikt vareområde at forvekselbarhet vil foreligge, men som overhodet ikke brukes for den del av vareområdet der forvekselbarheten vil gjøre seg gjeldende. Men om søkeren kan konstatere og underbygge dette, må han likevel få det svar fra Patentstyret at registreringen består inntil den eventuelt blir slettet. Søkeren får da valget mellom å finne seg et annet varemerke, begrense sin varefortegnelse slik at han styrer klar av det eldre merkets vareområde ifølge registeret, eller reise slettelsessak for Oslo byrett, eller overtale eller betale innehaveren av den eldre registreringen til å vike plass for ham i registeret. Å reise søksmål vil for de fleste fortone seg som en tung og kostbar vei å gå - særlig ettersom det i de senere år synes å være en tendens til at saksomkostningskravene i kjennetegnssaker kommer på et overraskende høyt nivå. Man må anta at søkere flest vil velge en annen løsning enn den å reise søksmål, og at registreringsinnehaveren som ikke har oppfylt sin «bruksplikt» ikke får problemer av den grunn verken på kort eller på lengre sikt. Realiteten i dette er at Patentstyret ex officio beskytter rettsposisjoner som etter loven kan kreves slettet. At dette er en lite ønskelig situasjon krever neppe noen nærmere påvisning. - På tross av de motforestillinger mange må antas å ha mot å gå til søksmål for å få ryddet seg plass i registeret, må det nok regnes med at det over tid kan bli fremmet et ikke ubetydelig antall krav om slettelse på grunn av ikke-oppfyllelse av «bruksplikten». Også hensynet til Oslo byretts kapasitet taler derfor for å etablere en alternativ fremgangsmåte for å oppnå slettelse.

Det har fremgått foran at administrativ omprøving allerede er gjennomført i en viss utstrekning. De betenkeligheter av rent prinsipiell karakter som måtte foreligge, er altså allerede veid og funnet for lette på de områdene. Varemerkeutredningen II kan ikke se at de skulle ha større vekt i forhold til en slik utvidelse av adgangen til administrativ slettelse som drøftes her. Patentstyret, er som allerede nevnt, faglig vel utrustet til å vurdere slike spørsmål som det her gjelder, og er hensiktsmessig bygget opp med en behandlingsavdeling og en klageavdeling. En understreker at det er en klar forutsetning at registreringsinnehaveren skal ha en ubetinget adgang til å få den administrative avgjørelsen prøvet for domstolen.»

På s. 43 flg. diskuteres en adgang for Patentstyret til å avvise krav om overprøving:

«Derimot bør adgangen til å kreve administrativ omprøving ikke være ubetinget. Varemerkeutredningen II er riktignok av den oppfatning at slikt krav bør kunne fremsettes av enhver som kunne ha reist søksmål om slettelse eller ugyldighet, jfr. om dette nedenfor. Men Patentstyrets karakter og organisasjon som forvaltningsorgan gjør at det ikke vil være egnet til å avgjøre enhver slik sak, jfr. det som er sagt foran om saker der de faktiske forhold er omtvistet. Selv om uklarhet omkring faktiske forhold nok er den mest sannsynlige årsak til at saker må anses mindre egnet for avgjørelse av et forvaltningsorgan, antar Varemerkeutredningen II at det også kan tenkes andre årsaker til at en sak ikke bør avgjøres administrativt. Det vil dessuten være hensiktsmessig å ha regler som hindrer at selve spørsmålet om administrativ avgjørelse kan eller ikke kan kreves, blir et tvistespørsmål mellom partene. En antar derfor at det bør finnes en rent diskresjonær adgang for Patentstyret til å avvise begjæringer om administrativ omprøving. Den som har begjært administrativ omprøving vil etter en slik avvisning, dersom han ikke lar saken falle, være henvist til å reise søksmål ved Oslo byrett. En parallell til en slik ordning finnes i tvistemålslovens regler om dom i forliksrådet, der § 294 nr. 4 gir forliksrådet hjemmel for å nekte å pådømme en sak dersom forliksrådet finner at "saken er saa vanskelig eller saa litet oplyst, at den ikke egner seg til at paadømmes i forliksraadet". Etter den foreslåtte bestemmelsen vil Patentstyret kunne avvise en begjæring også i mer spesielle tilfelle, som omtales nedenfor.

[...]

Etter vml. § 25 (utkastets § 28 første ledd) om ugyldighet skal ugyldighetsdom ikke avsies dersom registreringen kan bestå etter reglene i lovens §§ 8-10. Dette er bestemmelser som normalt ikke anvendes av Patentstyret, og det er neppe hensiktsmessig å la Patentstyret foreta de vurderinger som her må gjøres. På den annen side bør det ikke bli tale om at man ved administrativ omprøving skal se bort fra denne regelen det ville innebære at Patentstyret i en omprøvingssak kunne beslutte slettelse av en registrering som domstolen ikke ville ha kunnet kjenne ugyldig. Slik Varemerkeutredningen II ser det, bør problemet løses ved at Patentstyret, dersom det reises spørsmål om anvendelse av §§ 8-10 og en slik tanke ikke er klart uholdbar, avviser omprøvingsbegjæringen i kraft av sin diskresjonære adgang til slik avgjørelse.»

Utrederne går inn for at enhver som har rettslig interesse i saken samt registreringsinnehaveren selv, skal kunne kreve administrativ overprøving. Utrederne mener Patentstyret ikke bør ha adgang til å kreve overprøving. Det foreslås at Patentstyrets avgjørelser, uansett om de går ut på ugyldighet eller slettelse, bare skal ha virkning fremover i tid fra avgjørelsestidspunktet. På s. 43 i utredningen heter det:

«Når en registrering kjennes ugyldig - helt eller delvis - får avgjørelsen alltid virkning ex tunc. Varemerket anses som om det aldri har vært registrert for de varer eller tjenester ugyldigkjennelsen omfatter.

En avgjørelse om ugyldighet må derfor alltid bygge på forhold som forelå på registreringstidspunktet. En avgjørelse om slettelse derimot, bygger etter de någjeldende regler alltid på forhold som er inntruffet etter registreringen. En slik avgjørelse vil som regel ikke ha tilbakevirkende kraft, men ha virkning fra avgjørelsestidspunktet, se nærmere Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Oslo 1997 s. 176 og s. 177-178.

Varemerkeutredningen II antar at det praktiske virkeområde for en administrativ omprøvingsordning vil være tilfelle av den sistnevnte typen, først og fremst saker om ikke oppfylt «bruksplikt» som pr. definisjon aldri kan foreligge før registrering har skjedd og der det således aldri blir tale om ugyldighet. Og det synes klart at det kan være større betenkeligheter forbundet med en adgang til administrativ ugyldigkjennelse med tilbakevirkende kraft, enn en adgang til slettelse, som bare har virkning fremover. En ugyldigkjennelse kan, under uheldige omstendigheter, få rettsvirkninger som det ikke er lett å ha oversikt over på avgjørelsestidspunktet.

Man kunne møte slike betenkeligheter ved å la Patentstyrets omprøvingskompetanse være begrenset til de tilfelle der det kun påberopes slettelsesgrunner. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at en slik løsning ville ha uheldige sider. Det vil være saker der det påberopes både ugyldighets- og slettelsesgrunner, og det vil være saker der ugyldigheten er så åpenbar og uomtvistelig at det bør være mulighet for å få gyldigheten prøvet uten søksmål. Varemerkeutredningen II er blitt stående ved å foreslå en mellomløsning her, slik at Patentstyret kan omprøve registreringer så vel på grunnlag av en ugyldighetsgrunn som på grunnlag av en slettelsesgrunn, men slik at konklusjonen - dersom den er fellende - alltid lyder på slettelse. Rettsvirkningene av en slik avgjørelse vil altså ikke ha virkning ex tunc, selv om den er bygd på en grunn som forelå allerede på registreringstidspunktet. Hvis det av en eller annen årsak - f.eks. ønske om å få gjenopptatt en inngrepssak - er av betydning å få kjent registreringen uvirksom ex tunc, må den som ønsker en slik avgjørelse fremme ugyldighetssak for Oslo byrett. Slik bør det også være dersom en slettelsesgrunn kan gis virkning fra et tidspunkt forut for slettelsesavgjørelsen, og det vil bli nedlagt påstand om dette. [...]»

Når det gjelder forholdet mellom krav om administrativ prøving og søksmål, foreslår utrederne at det ikke skal være noe søksmålsvilkår at man først har begjært administrativ prøving. Det foreslås regler for å hindre parallell behandling av samme sak for Patentstyret og domstolene. På s. 44 i utredningen heter det:

«Det bør ikke i noe tilfelle settes som vilkår for søksmål, at man først har begjært administrativ omprøving (jfr. tvml. 437). I noen saker vil dette være en forsinkende omvei, som man derfor ikke bør tvinge til.

[...] Man antar at det vil være mest hensiktsmessig at en begjæring om administrativ omprøving stenger for ugyldighets- og slettelsesøksmål mellom partene så lenge den behandles i Patentstyret, og da slik at den administrative klagemulighet må være uttømt før sak kan reises. Og på den annen side: Er stevning i sak om slettelse eller ugyldighet inngitt til Oslo byrett, er adgangen til administrativ omprøving stengt inntil søksmålet er rettskraftig avgjort.

Om forening av saker hos Patentstyret, om klage og domstolsprøving av Patentstyrets avgjørelser foreslås følgende på s. 44:

«Dersom det inngis flere begjæringer om omprøving som gjelder den samme registrering, vil det kunne være hensiktsmessig å forene dem til felles behandling. Det foreslås en bestemmelse som gir Patentstyret adgang til å gjøre dette, når partene ikke gjør innvending mot forening av sakene.

Patentstyrets første avdelings avgjørelser i omprøvingssakene må på vanlig måte kunne påklages til annen avdeling. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at dette ikke bør gjelde for avgjørelser som avviser omprøvingsbegjæringer etter den foreslåtte bestemmelsen om diskresjonær avvisningsadgang, [...]

Som understreket foran foreslås det en ubetinget adgang til domstolsprøving av annen avdelings avgjørelser i disse sakene, når avgjørelsen går ut på hel eller delvis slettelse av en registrering. Avgjørelser som avviser eller forkaster en begjæring om slettelse bør derimot ikke kunne bringes inn for domstolen, [...]

Når en nektelse av patent, varemerke- eller mønsterregistrering bringes inn til prøving for domstolen, er temaet om Patentstyrets annen avdeling traff en riktig avgjørelse slik saken forelå for annen avdeling. I en slik sak kan man således ikke føre inn nytt materiale, f.eks. en registreringshindring som ikke har vært påberopt under behandlingen i Patentstyret. Oppheves avslaget, blir imidlertid saken ført tilbake til Patentstyret, som da kan bringe inn mothold eller registreringshindere som ikke ble påberopt i første runde.

Slik Varemerkeutredningen II ser det, er det ikke grunn til å følge dette systemet ved domstolens prøving av avgjørelser i administrativ omprøving. Disse avgjørelsene har, selv om de er forvaltningsavgjørelser, mer til felles med avgjørelser i ugyldighetssaker, enn med avslagsavgjørelser. De bør derfor i de henseender som det her gjelder sees som ledd i en ugyldighets- eller slettelsesprosess, og da slik at partene står like fritt til å påberope materiale, som om ugyldighets- eller slettelsessøksmålet var reist uten forutgående administrativ omprøving.

[...]»

6.3 Høringsinstansenes syn

Alle høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet - Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Regjeringsadvokaten, Den Norske Advokatforening, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norske Patentingeniørers Forening, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører og Næringslivets Hovedorganisasjon - støtter forslaget om å innføre en ordning med administrativ prøving av registrerte varemerker. Ingen høringsinstanser går imot forslaget.

Flere høringsinstanser fremhever at administrativ prøving vil innebære en enklere, raskere og billigere måte å få prøvet registreringen på enn ved søksmål for domstolene. For eksempel uttaler Den Norske Advokatforening:

«Advokatforeningen slutter seg til denne utvidede administrative ordningen da dette kan effektivisere og forkorte saksbehandlingstiden, særlig for enkle saker, for eksempel slettelse ved manglende oppfyllelse av bruksplikt.»

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter forslaget i Varemerkeutredningen II om at det ikke skal være et vilkår for å gå til alminnelig søksmål for domstolene at man først har begjært administrativ omprøving hos Patentstyret. Om rettsvirkningen av Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ overprøving uttales at:

«Utvalget foreslår at rettsvirkningen av administrativ omprøving skal være slettelse, altså ex nunc - og ikke ex tunc (tilbakevirkende, for eksempel på grunn av ugyldighetsgrunner). NHO er enig i dette, og tilføyer at ved ugyldighetsgrunn kan en part for å oppnå ex tunc virkning gå til domstolene. Dette vil være aktuelt der den krenkede part ønsker å kreve erstatning.»

Nærings- og Handelsdepartementet, Regjeringsadvokaten og Den Norske Advokatforening peker på at hvis administrativ omprøving skal stenge for søksmål for domstolene i den tiden saken behandles, og dette skal inkludere klagebehandling, er det viktig å sørge for at det settes korte frister for Patentstyrets saksbehandling. Også Næringslivets Hovedorganisasjon peker på at saksforberedelsen og avgjørelsesprosessen i Patentstyret bør underlegges stramme tidsrammer.

Norske Patentingeniørers Forening mener at den private parten bør kunne trekke tilbake kravet om administrativ overprøving av en varemerkeregistrering og reise søksmål i stedet. Det sentrale må etter foreningens oppfatning være at det hindres at samme spørsmål behandles av domstolene samtidig som sak pågår for Patentstyret.

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører gir uttrykk for at det er ikke ønskelig å innføre adgang til å kreve muntlige forhandlinger i den administrative prosessen, på grunn av de ekstra kostnadene dette ofte vil medføre.

6.4 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at forslaget om administrativ prøving av registrerte varemerker bør følges opp. Etter departementets syn er det behov for en ordning med administrativ prøving som et enkelt og billig alternativ til søksmål om ugyldighet eller sletting av registrerte varemerker. Departementet viser til at forslaget ble godt mottatt av høringsinstansene. Et raskt og billig alternativ vil være til fordel for små og mellomstore bedrifter, og vil særlig kunne bidra til å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt. Det bør nevnes at også merkehaverne kan ha nytte av et system med administrativ prøving, fordi prøvingsadgangen kan benyttes til å få avklart en tvist om hvorvidt registreringen krenker en eldre rett.

Departementet har gjort visse endringer i forslaget fra Varemerkeutredningen II, dels for å ta hensyn til merknader fra høringsinstansene, og dels for å tilpasse forslaget til de ordningene med administrativ overprøving som i mellomtiden har blitt innført i design- og patentloven. I samsvar med terminologien i de nevnte lovene foreslås ordningen på varemerkeområdet kalt «administrativ overprøving».

Departementet går inn for at det skal stilles krav om rettslig interesse for å fremsette krav om administrativ overprøving, på tilsvarende måte som ved søksmål, jf. den gjeldende varemerkeloven § 25 b første punktum. For enkelte typer av krav, for eksempel de som gjelder sletting på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikt, vil dette kriteriet måtte tolkes vidt. Fremsettelse av ubegrunnede overprøvingskrav vil motvirkes ved at det foreslås at den som krever overprøving må betale for det.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at ikke alle saker vil være egnet for administrativ behandling, og går derfor inn for forslaget i utredningen om at Patentstyret skal ha en skjønnsmessig adgang til å avvise krav om administrativ overprøving. Der saken ikke anses egnet for behandling i Patentstyret, for eksempel fordi faktum er omtvistet, vil Patentstyrets første avdeling kunne avvise saken. Riktignok er det adgang til å avholde muntlige forhandlinger og bevisopptak i saker for Patentstyret, jf. lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern § 7 annet ledd og § 8. Departementet ser ikke grunn til å avskjære denne adgangen i saker om administrativ overprøving. Imidlertid vil det nettopp i slike tilfeller kunne være behov for en skjønnsmessig avvisningsadgang for Patentstyret. Dette er i tråd med utgangspunktet om at administrativ overprøving skal være et enkelt og billig alternativ. Avgjørelser av Patentstyrets første avdeling om å avvise krav om overprøving på dette grunnlaget, vil ikke kunne påklages eller bringes inn for domstolene. Den som har krevd overprøving kan eventuelt i stedet reise søksmål.

Når det gjelder spørsmålet om virkningen i tid av Patentstyrets fellende avgjørelser, bør avgjørelser om ugyldighet etter departementets syn ha tilbakevirkende kraft i samme grad som dommer (ex tunc). Det vises til at Patentstyrets oppheving av designregistreringer ved administrativ overprøving etter designloven § 25 vil ha tilbakevirkende kraft, jf. Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 56. Det samme gjelder avgjørelser om at patenter er ugyldige etter patentloven § 52 d fjerde ledd første punktum. Slettingsgrunner knytter seg på sin side til forhold inntrådt etter registreringen, og vil derfor som utgangspunkt bare kunne lede til sletting med virkning fra avgjørelsestidspunktet (ex nunc). Hvis det kan påvises at slettingsgrunnen forelå på et tidligere tidspunkt, bør Patentstyret imidlertid kunne fastsette i avgjørelsen at slettingen skal ha virkning fra dette tidligere tidspunktet, på tilsvarende måte som retten kan fastsette dette i en dom.

Departementet understreker at Patentstyrets avgjørelser bare vil kunne gå ut på at en registrering av et varemerke erklæres helt eller delvis ugyldig eller slettes. Hvis det er aktuelt å kreve erstatning, for eksempel på grunn av en tidligere inngrepssak, kan dette bare oppnås ved søksmål for domstolene.

Departementet er enig med Varemerkeutredningen II i at parallelle saker for domstolene og Patentstyret bør unngås, og i at det ikke bør være noe søksmålsvilkår at man først har krevd administrativ overprøving. Departementet er imidlertid, i likhet med flere av høringsinstansene, skeptisk til en regel som vil gjøre det nødvendig å bringe saken gjennom Patentstyrets to instanser før det kan reises søksmål om samme forhold. Departementet går derfor inn for at en part skal ha rett til å trekke kravet om administrativ overprøving tilbake, eller til å unnlate å påklage en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling i overprøvingssaken, med den virkning at det i stedet kan reises søksmål. Søksmål om ugyldighet eller sletting skal bare være utelukket mens saken fortsatt pågår for Patentstyret. Andre søksmål om varemerket vil ikke være utelukket, selv om administrativ overprøving pågår. Dette er i samsvar med løsningen etter designloven § 32 tredje ledd og patentloven § 52 c første ledd fjerde punktum.

Hvis et søksmål om ugyldighet eller sletting er reist før det fremsettes krav om administrativ overprøving av samme registrering, eller deretter reises av en annen part enn den som har krevd overprøving, går departementet inn for at overprøvingssaken må vike for søksmålet frem til sistnevnte er rettskraftig avgjort. Dette skal gjelde selv om søksmålet og kravet om overprøving er fremmet av forskjellige parter. Det foreslås imidlertid et unntak der kravet om overprøving er fremsatt av merkehaveren selv, ettersom spørsmålet om ugyldighet eller sletting i slike tilfelle gjerne vil være kurant.

Avgjørelser i Patentstyrets første avdeling som erklærer ugyldig eller sletter en varemerkeregistrering helt eller delvis, vil kunne påklages til Patentstyrets annen avdeling. Annen avdelings stadfestelse av slike avgjørelser vil kunne bringes inn for domstolene. I Varemerkeutredningen II ble det foreslått at partene i så fall skulle stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen som ellers i en slettings- eller ugyldighetssak, og ikke være bundet til det materiale som forelå for Patentstyrets annen avdeling. Departementet er enig i dette og går inn for å følge opp forslaget.

Avgjørelser i Patentstyrets annen avdeling som avviser eller avslår overprøvingskrav, vil ikke kunne bringes inn for domstolene. Det vil imidlertid til enhver tid kunne reises søksmål med påstand om ugyldighet eller sletting.

Det vises ellers til lovforslaget §§ 35 til 41 og merknadene til bestemmelsene.