Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Patentstyrets prøving av relative registreringshindre

4.1 Gjeldende rett

For at et varemerke skal kunne oppnå beskyttelse ved registrering, må en rekke registreringsvilkår være oppfylt. Enkelte vilkår for registrering etter varemerkeloven § 14 kalles absolutte registreringshindre og skal verne allmenne interesser. Et eksempel på et slikt registreringsvilkår er kravet om at varemerket som søkes registrert, ikke må være egnet til å villede, se § 14 første ledd nr. 2. Disse registreringsvilkårenes absolutte karakter gjør at Patentstyret alltid må prøve søknaden mot disse. Varemerkeloven § 14 stiller imidlertid også opp en del registreringshindre i form av eldre private rettigheter. Disse vilkårene kalles relative registreringshindre fordi hinderet kan ryddes av veien ved at innehaveren av den eldre rettigheten samtykker til registrering.

Omfanget av Patentstyrets prøving av søknader mot relative registreringshindre er ikke regulert i lov eller forskrift. Tradisjonelt har Patentstyret, i likhet med varemerkemyndighetene i de øvrige nordiske landene, av eget tiltak prøvd søknaden mot relative registreringshindre i form av eldre registrerte eller registreringssøkte varemerker. I tråd med dette bestemmer varemerkeloven § 21 b at Patentstyret av eget tiltak skal oppheve en registrering hvis det i ettertid blir oppmerksom på kolliderende nasjonale eller internasjonale varemerkesøknader med bedre prioritet.

Når det gjelder andre relative registreringshindre, som eldre foretaksnavn, innarbeidede kjennetegnsrettigheter og åndsverksrettigheter mv., prøver Patentstyret søknaden mot disse såfremt det ved gransking etter absolutte registreringshindre eller via uformelle protester fra rettighetshaverne blir oppmerksom på dem under søknadsbehandlingen. Ofte vil Patentstyret imidlertid ikke få kunnskap om slike hindre forut for registrering, og det vil da være opp til vedkommende rettighetshaver selv å gjøre dem gjeldende ved å inngi innsigelse etter varemerkeloven § 21 eller reise ugyldighetssøksmål etter § 25.

4.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II

I Varemerkeutredningen II ble det diskutert om Patentstyrets prøving av relative registreringshindre skal opprettholdes i sitt nåværende omfang, eller om det i større grad burde overlates til den enkelte rettighetshaver å håndheve sine rettigheter gjennom innsigelsesordningen. Bakgrunnen for at spørsmålet ble tatt opp, er at OHIM, registreringsmyndigheten for fellesskapsmerker etter forordning 40/94/EF, ikke foretar noen prøving av søknader mot relative registreringshindre av eget tiltak, men overlater til den enkelte rettighetshaver å håndheve eldre rettigheter gjennom innsigelsesordningen, jf. forordningen artikkel 42. For EU-landene, hvor forordningen om fellesskapsmerker gjelder parallelt med de nasjonale registreringsordningene, blir det spørsmål om de nasjonale ordningene bør innrettes på tilsvarende måte for å være konkurransedyktige. I Danmark prøver ikke lenger registreringsmyndigheten relative registreringshindre av eget tiltak. I flere større land har det blitt pekt på at slik prøving forsinker saksbehandlingen, og kan innebære at registreringsmyndigheten forsvarer varemerkeregistreringer som innehaveren har mistet interessen for eller som kunne ha vært slettet på grunn av manglende bruk.

I Varemerkeutredningen II ble det konkludert med at det for Norges del ikke var grunn til å endre den nåværende ordningen. Utrederne hadde innhentet synspunkter fra berørte institusjoner og organisasjoner og la vekt på at disse synes å oppfatte den nåværende ordningen som velfungerende. I Varemerkeutredningen II s. 29-30 heter det:

«Det har så vidt skjønnes vært en allmenn oppfatning i Norge - og vel også i de øvrige nordiske land - at [...] systemet har fungert bra; i Norge har det vært fulgt siden ikrafttredelsen av varemerkeloven av 1910. Også svarene på brevet fra Varemerkeutredningen II til organisasjonene viser en alminnelig tilfredshet med den gjeldende ordningen, og en tilnærmet samstemmig oppfatning blant de spurte om at den bør opprettholdes.

[...]

Forordningen om fellesskapsmerkene gjelder i Danmark, Sverige og Finland parallelt med reglene om nasjonal registrering av varemerker. Dette betyr at man i disse landene har fått ett system der registrering skjer uten forprøving, ved siden av et annet system der forprøving skjer. En slik situasjon har åpenbart visse ulemper, og dette forsterker argumentasjonen for å sløyfe registreringsmyndighetens forprøving også i saker om nasjonal registrering. I Danmark har man gått over til EF-systemet for de nasjonale søknadene også, og det ventes at det samme vil skje i Sverige. I Finland synes man derimot å være stemt for å beholde forprøvingen i de nasjonale sakene, til tross for de ulemper som kan følge av å ha to parallelle, men ulike, ordninger.

I Norge består ikke dette problemet. Skulle man hos oss forlate ordningen med forprøving, måtte det derfor være fordi man anser et system uten slik forprøving for å være reelt bedre enn det man nå har, og eventuelt fordi man ville mene at det har betydning å oppnå nordisk rettsenhet også i denne henseende. Dette siste momentet vil Varemerkeutredningen II for sin del tillegge liten vekt. Det kan ikke sees at det her dreier seg om forhold der det har betydning for brukerne eller for omsetningslivet at man har enhetlige regler i Norden. Etter hva man forstår, vil dessuten Finland ikke endre sin ordning, når det gjelder andre merker enn fellesskapsmerkene - noe som for øvrig må oppfattes som uttrykk for at man der ser ordningen med forprøving som så verdifull for det nasjonale næringsliv, at man ikke lar ulempene ved å ha to parallelle, men avvikende, systemer være avgjørende.

Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse av realitetene her, og på bakgrunn av de uttalelser den har mottatt, kommet til å ville foreslå at man opprettholder ordningen med forprøving og gransking av så vel relative som absolutte registreringshindringer slik den er i dag.

De synspunkter som gjerne har vært fremført i større land om at det bør overlates til rettighetshaverne selv å vareta sine rettigheter, og at dette således ikke bør ses som en offentlig oppgave, synes ikke å være treffende i dagens Norge. I et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet, er det vesentlig å tilpasse varemerkesystemet til de ressurser slike bedrifter råder over. Når man har en institusjon med betydelig kompetanse for å vurdere om varemerker bør kunne brukes ved siden av hverandre, synes det i et slikt samfunn lite hensiktsmessig å flytte byrdene ved å foreta slike vurderinger over på de enkelte bedrifter. Også slike samfunnsmessige hensyn som prosessøkonomi og forutberegnelighet trekker i et samfunn som det norske i dag i samme retning.

Innvendingen om at Patentstyret i stor grad forsvarer rettigheter som ikke oppfyller lovens vilkår for vern, er i og for seg berettiget. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid, i utkastets § 30, en bestemmelse som skal gjøre det vesentlig lettere og billigere å få slettet registreringer av dette slag. Det vises om dette til avsnitt VII nedenfor og til merknadene til utkastets § 30 nedenfor i avsnitt XIII..

Heller ikke det faktum at Patentstyret umulig kan være oppmerksom på alle relative registreringshindre, og at det derfor kan bli noe tilfeldig hvilke rettigheter som forsvares, kan anses avgjørende. Slik tilfeldighet vil foreligge også under systemet for fellesskapsmerker, idet årsaken jo ligger i forhold vedrørende granskingen.

Det kan settes et spørsmålstegn ved Patentstyrets uhildethet i en innsigelsessak der det påberopes grunner som allerede har vært prøvet under behandlingen av søknaden, men som saksbehandleren altså ikke har ansett som registreringshindrende. Her kan det vises til at antallet saker som fører til registrering er svært høyt, og at saksbehandlere i Varemerkeavdelingen i Patentstyret registrerer inntil 1000 varemerker i året. Det kommer innsigelse i omtrent 3 prosent av registreringssakene, og avgjørelsen i innsigelsessakene treffes i utvalg bestående av tre rettskyndige medlemmer, og med adgang til klage til annen avdeling. Heller ikke denne innvendingen mot at Patentstyret foretar forprøving synes derfor å kunne veie tungt.

Det er en vanlig innvending at forprøvingen av relative registreringshindringer medfører lang saksbehandlingstid hos registreringsmyndigheten. Det er riktig at Patentstyrets anførsler av mothold og skriftveksling med søkeren eller dennes fullmektig om et merkes registrerbarhet kan være en lang prosess. Her kan imidlertid mye vinnes på opplæring og bedrede rutiner. Og det er viktig at selve granskingen av Varemerkeregisteret som grunnlag for fremfinningen av eventuelle mothold ikke vil bortfalle ved en sløyfing av forprøvingen av relative registreringshindere. Det er antatt både i Danmark, i Sverige og ved EFs Varemerkekontor for fellesskapsmerkene (OHIM), at søkeren bør få opplysning om slike hindringer, uavhengig av om registreringsmyndigheten bruker dem i sin saksbehandling. Selve granskingen vil derfor vedvare ved disse registreringsmyndighetene. Og man ville, om registreringsmyndighetens forprøving sløyfes, måtte regne med en ganske dramatisk økning i antallet innsigelser. Ved OHIM kommer det innsigelse mot ca. 20 prosent av de foretatte registreringene. I Danmark dreier det seg hittil om ca. 10 prosent. Saksbehandlingen i innsigelsesaker er arbeidskrevende, og det antas ikke å være god prosessøkonomi i overgang til et system som medfører stor økning i antallet slike saker.»

4.3 Høringsinstansenes syn

Av de høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet, får forslaget om å opprettholde den nåværende ordningen støtte av Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Norsk Bedriftsforbund, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører, Norske Patentingeniørers Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

De høringsinstansene som mener at det gjeldende systemet bør opprettholdes, viser til at næringslivet er tilfredse med ordningen, og at den virker positivt for små og mellomstore norske bedrifter som selv slipper å overvåke sine rettigheter. Næringslivets Hovedorganisasjon uttaler:

«I Sverige og Danmark har de valgt å gå inn for at registreringsmyndigheten kun skal granske de absolutte registreringsvilkårene. Det betyr at en ved oppnådd registrering ikke kan være sikker på at varemerket er lovlig. Det må alltid tas høyde for at tredjemenn vil kunne komme med innsigelser. NHO støtter utkastets valg om ikke å gå over til en slik begrenset granskning i Norge. Dette fordi de norske erfaringene med full granskning er svært gode. Også for tredjemenn er den norske ordningen å foretrekke. Ellers ville en måtte bruke ressurser på selv til enhver tid å følge med på om det kommer registreringer som krenker ens rettigheter. [...]»

Den Norske Advokatforening går imot forslaget og viser til at Norge bør innføre en effektivisering av registreringsprosedyren på linje med ordningen under forordningen om fellesskapsmerker:

«Advokatforeningen stiller et spørsmål ved om det er riktig at Patentstyret bruker tid og kostnad på forsvar av mange eldre, dels ubrukte eller sovende merker. En registreringspraksis etter dansk og foreslått svensk løsning vil med tiden kunne «renske ut» varemerker som ikke er i bruk, og vil unngå registreringshindringer der det ikke er konflikt.

Saksbehandlingstiden for Patentstyret vil for mange saker forenkles, noe som vil kunne få ned behandlingstiden.

Vi ser det også slik at det kun er en prøving av de absolutte hindre som behøves for å bevare en effektiv konkurranse.

Advokatforeningen mener at med en innføring av gransking etter eldre kolliderende registreringer før registrering og med underretning til innehaveren av eldre merker, vil en i vesentlig grad kunne redusere den ulempe Varemerkeutredningen II peker på, nemlig at søkerne selv vil måtte foreta gransking og vurdering, [...]

Varsling av innehavere av eldre varemerker som fremkommer i granskingsrapport, [...], vil begrense den belastning på små og mellomstore bedrifter som Varemerkeutredningen II fremhever, da slik varsling vil lette ivaretakelsen av egne rettigheter.»

Nærings- og handelsdepartementet og Regjeringsadvokaten gir uttrykk for at man kan vurdere mellomløsninger der Patentstyret får ansvar for å avverge åpenbare registreringshindre, men overlater til aktørene å løse tvilsomme grensespørsmål. Regjeringsadvokaten uttaler:

«[...] det kan også tenkes et system der registreringsmyndigheten, selv om den ex officio bare har plikt til å prøve de absolutte registreringshindre, likevel pålegges en plikt til å ta i betraktning åpenbare relative registreringshindre man enten gjennom egen gransking eller innsigelse har fått kjennskap til pr. avgjørelsestidspunktet.»

4.4 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at dagens ordning med prøving av relative registreringshindre bør opprettholdes. Departementet har lagt vekt på at dagens ordning verdsettes av brukerne, noe synspunktene i høringen bekrefter.

En mellomløsning der Patentstyret bare skulle prøve åpenbare registreringshindre, kan ikke anses ønskelig. Det kunne være vanskelig å avgjøre når et tilstrekkelig åpenbart registreringshinder skulle anses å foreligge.

Departementet går inn for å lovfeste omfanget av Patentstyrets prøving av relative registreringshindre i tråd med dagens praksis. Det vises til § 20 i lovforslaget og merknadene til bestemmelsen.

Til dokumentets forside