Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til innholdsfortegnelse

14 Saksbehandlingsregler

14.1 Søknad om registrering

14.1.1 Gjeldende rett

De formelle kravene til søknader om varemerkeregistrering følger av varemerkeloven § 12 og varemerkeforskriften kapittel 1. Søknaden må være på eget skjema og oppgi søkerens navn og adresse, samt eventuell fullmektig. Det må opplyses om det kreves tidsprioritet etter varemerkeloven § 19, og søknaden må inneholde en gjengivelse av varemerket, en liste over de varer og tjenester merket søkes registrert for (varefortegnelse), og det må betales søknadsgebyr. Tre vare- eller tjenesteklasser er inkludert i gebyret, så må det betales tillegg for ytterligere klasser. Det samme gjelder ved fornyelser. For fellesmerker må søknaden i tillegg inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket, jf. varemerkeforskriften § 4. Gjengivelsen av merket må være i tråd med varemerkeforskriften § 8. Søknaden, varefortegnelsen og bestemmelser for bruken av fellesmerker må være på norsk, mens øvrige dokumenter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk, jf. varemerkeforskriften § 6.

Varefortegnelsen må inneholde en klar og entydig angivelse av varene og tjenestene, jf. varemerkeforskriften § 10. Betegnelsene i Patentstyrets norske oversettelse av den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester anses alltid å oppfylle dette kravet. Klassifikasjonen oppdateres hvert år. Norge har ratifisert både Nice-avtalen fra 1957 og revisjonene fra 1967 og 1977. Avtalen gir et system for å gruppere varer og tjenester i klasser. Varene og tjenestene skal etter forskriften § 10 oppføres i klassene de tilhører, i stigende nummerorden. Det er tillatt å benytte klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen, hvis disse er tilstrekkelig klare og presise til å identifisere de aktuelle varene og tjenestene.

Varefortegnelsen kan ikke senere utvides til å omfatte andre varer og tjenester enn dem som var omfattet av søknaden ved leveringen, jf. varemerkeforskriften § 10 tredje ledd, men det er mulig å oppdatere fortegnelsen for å gi samsvar med den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-klassifikasjonen, jf. varemerkeforskriften § 58. Slike oppdateringer av varefortegnelsene kan også gjennomføres av Patentstyret.

Patentstyret kontrollerer at kravene til søknaden er oppfylt, jf. varemerkeloven § 20. Hvis det er mangler ved søknaden, gis søkeren anledning til å rette disse og uttale seg før søknaden eventuelt henlegges eller avslås, jf. §§ 23 og 24. Etter varemerkedirektivet 2008 artikkel 13 skal en avslagsgrunn ikke gis virkning i større utstrekning enn den rekker. Det samme prinsippet følger i norsk rett av varemerkeloven § 38 for ugyldighets- og slettelsessaker. For avslagssaker er dette lagt til grunn ved at søkeren etter varemerkeloven §§ 23 og 24 har rådigheten over søknaden, og gis anledning til retting der det foreligger et registreringshinder for enkelte av varene eller tjenestene, ved å begrense varefortegnelsen. Gjør ikke søkeren dette, vil søknaden avslås i sin helhet, etter at søkeren er underrettet om muligheten for delvis registrering for de varer og tjenester der det ikke foreligger registreringshinder. For EU-varemerker etter varemerkeforordningen artikkel 42 nr. 2, og for internasjonale varemerkeregistreringer etter varemerkeloven § 70 tredje ledd, er ordningen at registrering avslås bare delvis i disse tilfellene, og merket registreres for de varene og tjenestene der det ikke foreligger registreringshinder.

Søknaden beholder opprinnelig søknadsdag selv om det er formelle eller innholdsmessige mangler som må rettes etter varemerkeloven § 23. Etter § 23 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 5 gis søknaden likevel ikke søknadsdag før gjengivelsen av varemerket og en varefortegnelse på norsk er kommet inn, og det foreligger opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren og en eventuell fullmektig. At søknaden får søknadsdag har bl.a. betydning der den skal benyttes for å påberope prioritet i en senere søknad, jf. varemerkeloven § 19, og for registreringens varighet etter varemerkeloven § 32. Det kreves ikke at søknadsgebyret er betalt for at søknaden skal få søknadsdag.

14.1.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet artikkel 37 nr. 1 oppstiller minimumskrav til innholdet i søknad om registrering av et varemerke. Søknaden må inneholde en anmodning om registrering, informasjon som identifiserer søkeren, en liste over de varer eller tjenester som varemerket søkes registrert for og en gjengivelse av varemerket som oppfyller kravene etter artikkel 3 bokstav b, dvs. som er så klar og tydelig at det blir mulig for registreringsmyndigheten og allmennheten å fastslå hva som er gjenstand for den beskyttelsen registreringen vil gi, se punkt 6.1 i proposisjonen.

Etter artikkel 37 nr. 2 skal det kreves søknadsgebyr, men gebyrets størrelse er overlatt til den enkelte staten å fastsette. Statene kan kreve tillegsgebyr for hver klasse utover første klasse, jf. artikkel 42. Dette gjelder også ved fornyelser.

Etter artikkel 39 nr. 1 skal varefortegnelsen angis i samsvar med klassifiseringssystemet etter Nice-avtalen. Dette betyr ikke nødvendigvis at man må benytte Nice-klassifikasjonen, men varene og tjenestene skal identifiseres på en tilstrekkelig klar og tydelig måte til at registreringsmyndigheten og andre næringsdrivende kan fastslå hvilke varer og tjenester som er omfattet av vernet, jf. artikkel 39 nr. 2 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-307/10 IP TRANSLATOR.

Betegnelsene i klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen eller andre generelle begreper kan benyttes, forutsatt at disse er tilstrekkelig klare og tydelige, jf. artikkel 39 nr. 3. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å angi et klassenummer, selve varene og tjenestene må angis. Hvis en betegnelse ikke er tilstrekkelig klar, skal søkeren gis mulighet til å rette mangelen, og søknaden skal avslås hvis dette ikke gjøres innen en rimelig frist, jf. artikkel 39 nr. 4. Hvis det søkes om registrering for mer enn én klasse, skal varene og tjenestene oppføres i de klassene de tilhører, med nummerering før hver klasse, og klassene skal settes opp i stigende nummerorden, jf. artikkel 39 nr. 6.

Etter artikkel 39 nr. 5 skal bruken av generelle betegnelser i varefortegnelsen tolkes som omfattende alle varer og tjenester som klart dekkes av ordlyden, men ikke tolkes utvidende utover ordlyden. Disse prinsippene stammer fra IP TRANSLATOR.

I tillegg har artikkel 39 nr. 7 en bestemmelse om at varer og tjenester ikke skal anses like- eller ulikeartede alene av den grunn at de inngår i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen. En tilsvarende bestemmelse finnes i Singaporetraktaten artikkel 9 nr. 2 (se punkt 4 i proposisjonen).

Etter artikkel 38 nr. 1 skal søknaden få søknadsdag den dagen dokumenter som inneholder informasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 1 er levert til registreringsmyndigheten. Det må altså være levert en søknad som oppfyller kravene i artikkel 37 nr. 1. At varefortegnelsen etter artikkel 37 nr. 1 bokstav c må angi varene og tjenestene, betyr at det ikke vil være tilstrekkelig med utfylling av klassenummer i Nice-klassifikasjonen for å få søknadsdag, de konkrete varene og tjenestene må angis innenfor rammene av artikkel 39 nr. 2 og 3. Derimot behøver ikke statene å kreve at søknadsgebyret skal være betalt for å gi søknadsdag, men har adgang til å stille dette som krav, jf. artikkel 38 nr. 2.

Direktivet berører ikke nasjonale forvaltningsspråk, og griper dermed ikke inn i de språkkrav som stilles for søknader og andre dokumenter.

Bestemmelsen om at en avslagsgrunn ikke skal gis virkning i større utstrekning enn det aktuelle grunnlaget rekker, er videreført i artikkel 7.

14.1.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.2.3 s. 83 flg. ble direktivets krav til varemerkesøknader ansett i alt vesentlig som samsvarende med norsk rett. Det ble foreslått å presisere i varemerkeloven at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klar og tydelig gjengivelse, jf. artikkel 37 nr. 1 bokstav d. Siden direktivet oppstiller minimumskrav, ble det lagt til grunn at de ytterligere kravene til søknaden som oppstilles i norsk rett, kan videreføres. Det ble på s. 94 foreslått å kreve tilleggsgebyr for hver ekstra vareklasse utover én, både ved søknader og fornyelser, jf. artikkel 42.

I høringsnotatet punkt 12.4.3 s. 88 flg. ble kravene til varefortegnelsen etter norsk rett vurdert å være i samsvar med direktivet artikkel 39. Det ble vist til at Nice-klassifikasjonen allerede benyttes, og at kravene til klare og entydige angivelser i varefortegnelsen allerede følger av varemerkeforskriften § 10, som praktiseres i tråd med EU-domstolens dom i sak C-307/10 IP TRANSLATOR. Det ble videre vist til at søkeren etter varemerkeloven § 23 gis anledning til å rette feil ved varefortegnelsen, i tråd med direktivet. At varer og tjenester ikke skal anses like- eller ulikeartede alene av den grunn at de inngår i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen, ble også vurdert å være i samsvar med norsk rett, der klassetilhørighet i seg selv ikke er utslagsgivende for vurderingen av risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4, jf. også EU-domstolens dom i sak C-39/97 Canon og Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave s. 181 og s. 347–348.

I høringsnotatet punkt 12.3.3 s. 85 flg. ble direktivets krav for å oppnå søknadsdag vurdert i det vesentlige å samsvare med norsk rett, likevel slik at det ble vurdert som nødvendig å presisere i varemerkeloven § 23 at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klarhet og tydelighet for at søknadsdag skal tildeles. I tillegg ble det vurdert at kravet i varemerkeforskriften § 5 om at det skal være mulig å kontakte søkeren eller fullmektigen, samt identifisere fullmektigen, antakelig bør utgå, siden direktivet ikke inneholder slike krav. Direktivet krever bare at det må foreligge informasjon som identifiserer søkeren. Det ble vurdert som uaktuelt å oppstille et krav om at betaling av søknadsgebyret må være foretatt før søknaden kan gis søknadsdag, slik direktivet artikkel 38 nr. 2 åpner for, ettersom dette ikke er et krav etter gjeldende rett.

Uavhengig av direktivet, som ikke berører nasjonale språkkrav, ble det i høringsnotatet punkt 12.2.3 s. 83 gitt uttrykk for at det kunne vurderes å åpne for bruk av varefortegnelser på engelsk i nasjonale varemerkesøknader, og det ble vist til at det ved internasjonale varemerkeregistreringer allerede er slik at varefortegnelsen vil være på engelsk. Det ble også vist til at det for patenter er anledning til å innlevere søknad på engelsk. Det ble vist til at en endring for varefortegnelsen i varemerkesøknader vil gi mindre behov for oversettelser, og følgelig kan innebære en effektivisering. Det ble på den annen side vist til behovet for klarhet med hensyn til hva beskyttelsen omfatter, og at patentkravene fortsatt må oversettes til norsk for patenter, selv om søknaden ellers kan være på engelsk. Det ble bedt om innspill fra høringsinstansene dersom det ble ansett hensiktsmessig å åpne for engelsk i varefortegnelser. Det ble uansett vurdert som unødvendig strengt å kreve at varefortegnelsen skal foreligge på norsk for å få søknadsdag, og det ble derfor foreslått å sløyfe dette kravet.

14.1.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) støtter at det bør fremgå av kravene til søknaden i varemerkeloven § 12 at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle kravene til klar og presis gjengivelse som oppstilt i direktivet. Samtidig etterlyses en angivelse i loven av hva som kreves for å få søknadsdag, på samme måte som i direktivet artikkel 38. Foreningen mener at begrepet «søknadsdato» bør benyttes gjennomgående, slik at «leveringsdag» utgår i varemerkeforskriften § 5.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingene i høringsnotatet når det gjelder direktivet artikkel 39. Advokatforeningen har tatt til orde for å åpne for bruk av varefortegnelser på engelsk.

Advokatforeningen og FONIP støtter tilleggsgebyr for hver vare- eller tjenesteklasse utover den første klassen ved søknader og fornyelser av registreringer.

14.1.5 Departementets vurdering

Departementet går inn for å videreføre kravene til søknaden i varemerkeloven § 12, i tråd med direktivet artikkel 37, men slik at det presiseres i lovteksten at gjengivelsen av varemerket i søknaden må oppfylle direktivets krav til klar og tydelig gjengivelse. Det bør også klargjøres i lovteksten at dette er en forutsetning for å oppnå søknadsdag.

Departementet fastholder at artikkel 39 i direktivet ikke krever endringer i norsk rett, da direktivets krav allerede er oppfylt ved varemerkeforskriften § 10, jf. også bestemmelsene om mulighet til retting av søknaden, herunder varefortegnelsen, i varemerkeloven § 23. Departementet ser det imidlertid som hensiktsmessig å gjøre enkelte tilføyelser i forskriften § 10 for å klargjøre oppfyllelsen av kravene etter artikkel 39 nr. 3 og 5 i direktivet, og vil følge opp dette i etterkant av proposisjonen her.

Departementet er enig med FONIP i at det med fordel kan fremgå klarere i selve varemerkeloven hva som kreves for å få søknadsdag for en søknad, og foreslår en egen ny bestemmelse om dette i ny § 12 b i varemerkeloven, som tar opp i seg reguleringen i nåværende § 23 andre ledd og varemerkeforskriften § 5. Departementet går også inn for å benytte begrepet «søknadsdag» gjennomgående i lov og forskrift. I etterkant av proposisjonen vil departementet følge opp med korresponderende endringer i varemerkeforskriftens bestemmelser om søknaden og søknadsdag.

Departementet fastholder at det ikke bør kreves at søknadsgebyret er betalt før søknaden gis søknadsdag, slik direktivet åpner for. Å innføre et slikt krav for å få søknadsdag er heller ikke mulig etter tiltredelse til Singaporetraktaten, jf. traktaten artikkel 5, se punkt 4 i proposisjonen. Det tas sikte på å endre forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter slik at det for nasjonale varemerkesøknader og fornyelser skal betales gebyr for hver ekstra klasse utover én. Dette vil gi en ønskelig harmonisering med ordningen for EU-varemerker i EUIPO, og nasjonale varemerker i Danmark og Sverige.

Departementet legger ellers til grunn at systemet for retting av mangler etter varemerkeloven § 23, der søkeren ved et delvis registreringshinder får mulighet til å begrense søknaden, er i samsvar med artikkel 7 i det nye direktivet, på samme måte som artikkel 13 i 2008-direktivet.

Departementet har, uavhengig av direktivet og etter en nærmere vurdering, kommet til at det på nåværende tidspunkt ikke bør åpnes for bruk av engelsk i varefortegnelser for nasjonale varemerkesøknader og registreringer. Departementet har ved denne vurderingen sett hen til at verken Danmark eller Sverige har åpnet for at varefortegnelsen kan være på andre språk enn dansk eller svensk når merket blir registrert. Danmark har riktignok åpnet for at søknaden kan leveres på engelsk, men varefortegnelsen må oversettes til dansk før registrering, se bekendtgørelse nr. 1685 av 18. desember 2018 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 7 stk. 3. Etter den finske varumärkeslagen 16 § fjerde stycket kan søknaden leveres på engelsk, men søkeren må velge finsk eller svensk som behandlingsspråk. Varefortegnelsen er viktig for å bestemme omfanget av varemerkebeskyttelsen, og kan slik sett sammenlignes med patentkravene for patenter, som fortsatt må foreligge på norsk, til tross for at det ellers er åpnet for bruk av engelsk i nasjonale patentsøknader, se patentloven § 21 tredje ledd.

Når det gjelder spørsmålet om varefortegnelsen må foreligge på norsk allerede ved innleveringen av søknaden, for å få søknadsdag, har departementet kommet til at gjeldende rett bør videreføres også på dette punktet. Det vil virke kompliserende for saksbehandlingen om varefortegnelsen ikke foreligger på norsk allerede når søknaden gis søknadsdag, fordi man da må sikre samsvar mellom oversettelsen og opprinnelig innlevert fortegnelse på et senere tidspunkt. Samtidig har Patentstyret inngått en avtale med EUIPO om bruk av såkalte harmoniserte databaser («Harmonised Database») som inneholder oversettelsesverktøy, der søkerne enkelt vil kunne benytte forhåndsgodkjente termer til å oversette en varefortegnelse til norsk fra engelsk eller andre språk. Departementet legger derfor til grunn at det ikke vil være særlig arbeidskrevende å sørge for at varefortegnelsen foreligger på norsk allerede ved innleveringen av søknaden.

Det vises etter dette til forslaget om endring i varemerkeloven § 12 og § 23 samt til ny § 12 b, og til merknadene til bestemmelsene.

14.2 Protest fra tredjeparter

I norsk rett er innsigelsesbehandling lagt i etterkant av registreringen, og ikke forut for registrering slik ordningen er ved bl.a. EUIPO. Selv om det følgelig ikke kan leveres formell innsigelse før merket er registrert, kan tredjeparter under søknadsbehandlingen levere en uformell «protest» til Patentstyret, der det redegjøres for grunner til at varemerket ikke kan registreres. Ordningen er regulert i varemerkeforskriften § 12.

Etter varemerkeloven § 20 andre ledd undersøker ikke Patentstyret særskilt andre relative registreringshindre etter § 16 enn eldre registrerte varemerker og varemerkesøknader, men blir Patentstyret oppmerksom på slike registreringshindre, for eksempel ved at det innkommer en protest, skal søknaden likevel vurderes opp mot disse. Patentstyret skal varsle søkeren, slik at vedkommende får mulighet til å uttale seg, jf. også forvaltningsloven § 17. Adgangen til protest benyttes mest for eldre rettigheter, men står åpen også for den som ønsker å anføre absolutte registreringshindre. Den som inngir en protest, får ikke partsrettigheter, men skal gjøres oppmerksom på adgangen til å levere innsigelse hvis protesten ikke fører til at merket nektes registrert.

Etter artikkel 40 nr. 1 i det nye varemerkedirektivet er det valgfritt for statene å ha ordninger der tredjeparter forut for registrering av et varemerke kan levere skriftlige observasjoner til registreringsmyndigheten med en begrunnelse for at merket bør nektes registrert. Hvis man først har en slik ordning, følger det av direktivet at den skal stå åpen for enhver fysisk eller juridisk person, herunder sammenslutninger eller organer som representerer produsenter, tilvirkere, tjenestetilbydere, næringsdrivende eller forbrukere. Ordningen skal omfatte tilfeller der den som inngir protest, vil anføre at det foreligger grunner til at merket ikke skal registreres av registreringsmyndigheten av eget tiltak (ex officio). Hvilke grunner dette vil omfatte, vil avhenge av hvilke registreringshindre som omfattes av registreringsmyndighetens plikt til vurdering av eget tiltak etter nasjonal rett. Etter EUs varemerkeforordning artikkel 45 er ordningen med observasjoner fra tredjeparter begrenset til absolutte registreringshindre etter forordningen artikkel 5 og 7, siden det bare er slike vilkår som EUIPO vurderer av eget tiltak før EU-varemerker registreres. For registreringsmyndigheter som derimot også har kompetanse til å vurdere relative registreringshindre under søknadsbehandlingen, slik Patentstyret har etter varemerkeloven § 20, synes ikke ordlyden i artikkel 40 nr. 1 å være til hinder for fortsatt å tillate protest også på grunnlag av eldre rettigheter. Det følger av artikkel 40 nr. 2 at innlevering av slike observasjoner ikke skal gi partsstatus. For fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se punkt 15 i proposisjonen) følger det dessuten av artikkel 40 nr. 3 at man ved protest også skal kunne påberope de særlige registreringshindrene som gjelder for slike merker etter artikkel 31 nr. 1 og 2, og som blant annet gjelder kravene til innholdet i bestemmelser for bruken av merket. Bestemmelsen kan gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerker.

I høringsnotatet punkt 12.5 s. 91 ble det vurdert at direktivet artikkel 40 ikke krever endringer i den norske ordningen med protest.

I høringsnotatet heter det:

«Direktivet gjør det ikke obligatorisk for statene å innføre en ordning med protest, men innebærer at den norske ordningen etter varemerkeforskriften § 12 kan videreføres. Det synes ikke nødvendig med endringer i denne ordningen, da den allerede er i samsvar med direktivets krav. Etter norsk rett er det ikke begrensninger med hensyn til hvilke registreringshindre som kan påberopes av den som inngir en protest, dvs. at man kan anføre både absolutte og relative registreringsvilkår som grunnlag for at registrering må nektes, herunder de særlige registreringshindrene for fellesmerker. Etter varemerkeforskriften § 12 kan enhver innlevere protest, dvs. at direktivets krav til personkrets er oppfylt. Også ordningen med at protest ikke gir partsstatus, er i samsvar med direktivet. Direktivet er ikke til hinder for at den som ikke får sin protest tatt til følge, gjøres oppmerksom på adgangen til å innlevere innsigelse.»

I høringen har det ikke kommet merknader til vurderingene i høringsnotatet, og departementet fastholder at det ikke er nødvendig med endringer i norsk rett for å oppfylle artikkel 40.

14.3 Deling av søknader og registreringer

Hvis Patentstyret finner at det foreligger et registreringshinder for enkelte av varene eller tjenestene i søknaden, kan den deles, slik at enkelte av varene eller tjenestene overføres til en ny søknad, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften § 18. Det må betales nytt gebyr for den avdelte søknaden. Deling kan også være aktuelt i etterkant av registreringen, jf. varemerkeforskriften § 20, der det ved innsigelse eller administrativ overprøving anføres grunnlag for oppheving som bare gjelder enkelte av varene eller tjenestene merket er registrert for. Deling kan da medføre at merket kan opprettholdes for de varer eller tjenester der registreringshinderet ikke gjør seg gjeldende.

Etter artikkel 41 i direktivet må statene åpne for deling av søknader og registreringer. Dette skal kunne gjøres ved å sende en erklæring til registreringsmyndigheten med angivelse for hver enkelt avdelt søknad eller registrering av hvilke varer eller tjenester fra den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal dekkes av den avdelte søknaden eller registreringen. I dette ligger en forutsetning om at det ikke kan være overlapp mellom varene og tjenestene omfattet av den opprinnelige og den avdelte søknaden eller registreringen. Dette er også et krav etter Singaporetraktaten artikkel 7 nr. 1. Direktivet regulerer ikke nærmere fremgangsmåten for deling eller saksbehandlingen knyttet til dette, men overlater dette til nasjonal rett. Deling av internasjonale søknader og registreringer er regulert etter Madridprotokollen.

I høringsnotatet punkt 12.6.3 s. 92 flg. ble det ikke ansett nødvendig med endringer i varemerkeforskriftens regler om deling av søknader og registreringer, som allerede er i samsvar med artikkel 41 i direktivet. Det ble foreslått å åpne for deling av internasjonale søknader og registreringer på bakgrunn av endringer i de utfyllende reglene til Madridprotokollen. Endringene trådte i kraft 1. februar 2019, men Norge har foreløpig reservert seg mot endringene siden det vil ta noe lengre tid å få dette på plass.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingen og forslaget i høringsnotatet. Departementet fastholder at direktivet ikke krever endringer i norsk rett, og vil i etterkant av proposisjonen her følge opp med nye bestemmelser i varemerkeforskriften om deling av internasjonale søknader og registreringer.

14.4 Innsigelse

14.4.1 Gjeldende rett

Når et varemerke er registrert, kan enhver innen tre måneder fra kunngjøringen av registreringen levere innsigelse til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 26. Det kreves ikke gebyr, og det er heller ikke anledning til å kreve sakskostnader erstattet av motparten i innsigelsessaker, jf. patentstyrelova § 9. Innsigelsen må angi grunnene den bygger på, som kan være både absolutte og relative registreringshindre, jf. varemerkeloven § 29 første ledd, og den må inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen. Merkehaveren gis anledning til å uttale seg, jf. varemerkeloven § 27 andre ledd, og det blir gjerne ytterligere skriftveksling mellom partene før saken tas opp til avgjørelse.

Hvis Patentstyret kommer til at registreringen har skjedd i strid med §§ 14 til 16 og registreringshindringen fortsatt foreligger, skal den oppheves. Hvis innsigelsen er basert på at innsigeren har retten til varemerket, skal Patentstyret i stedet overføre registreringen til vedkommende hvis retten blir godtgjort, jf. varemerkeloven § 28. I motsatt fall blir innsigelsen forkastet.

Varemerkeloven har ingen regler om mekling som del av saksbehandlingen i innsigelsessaker, ettersom myndighetenes rolle er å avgjøre om registreringen er korrekt. Reglene om fristforlengelser, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6, gir mulighet til å gi forlengelse av frister hvis partene ønsker å sondere muligheten for forlik. I praksis gir dette stor fleksibilitet til å stanse saksbehandlingen for å gi partene mulighet til å komme frem til en enighet.

Det ble levert 112 innsigelser til Patentstyret i 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger på rundt seks måneder, med tre måneder til skriftveksling mellom partene og tre måneder til saksbehandling etter at skriftvekslingen er avsluttet. Der det innleveres klage, tar behandlingen i Klagenemnda for industrielle rettigheter normalt syv måneder, med om lag fire måneders behandlingstid fra skriftvekslingen mellom partene er avsluttet.

Hovedvekten av innsigelsessakene gjelder konflikter med eldre rettigheter, men også absolutte registreringsvilkår anføres. Muligheten for å påberope både absolutte og relative registreringshindre i en innsigelse gjør at alle relevante forhold kan prøves samlet.

14.4.2 Direktivet

Direktivet artikkel 43 krever at statene har en ordning for behandling av innsigelser hos registreringsmyndigheten. Etter artikkel 43 nr. 1 skal denne ordningen være effektiv og hurtig. Direktivet gjør det valgfritt om innsigelsesordningen er plassert i forkant eller etterkant av registreringen, jf. også SOU 2016: 79 s. 265. I Sverige og Finland er innsigelsesbehandlingen plassert i etterkant av registreringen, slik som i norsk rett, mens Danmark ved direktivgjennomføringen har gått over til en ordning med forutgående innsigelsesbehandling, slik som ordningen er for EU-varemerker ved EUIPO.

Direktivet krever at innsigelsesordningen må gi tredjeparter mulighet til å protestere mot registrering av varemerket på de grunnlag som er nevnt i artikkel 5, dvs. relative registreringshindre i form av eldre rettigheter. Direktivet er utformet som en minimumsbestemmelse på dette punktet, slik at statene kan åpne for at også absolutte registreringshindre kan gjøres gjeldende ved innsigelse. Etter fortalen punkt 38 må ordningen «at least» gi eldre merkehavere og innehavere av geografiske betegnelser rett til å innlevere innsigelse, jf. også artikkel 43 nr. 2. Europakommisjonen har, basert på at et forslag om å inkludere henvisning også til artikkel 4 om absolutte registreringshindre ble forkastet forut for vedtakelsen av direktivet, gitt uttrykk for at direktivet krever at innsigelsesordningen begrenses til relative registreringshindre. Både Finland og Sverige har imidlertid lagt til grunn at man kan videreføre ordningen der også absolutte registreringshindre kan påberopes, se for svensk rett Prop. 2017/18: 267 s. 162–163 og for finsk rett varumärkeslagen 31 §. Danmark har derimot endret innsigelsesordningen slik at bare relative registreringshindre kan påberopes, se den danske varemærkeloven § 19 stk. 2.

Statene står fritt til å åpne for at innsigelse kan baseres også på andre eldre rettigheter enn varemerker og geografiske betegnelser. Det følger av artikkel 43 nr. 2 at innsigelsen kan gjelde én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme innehaver, og enkelte eller alle de varer og tjenester som den eldre rettigheten og det omstridte merket gjelder.

Etter artikkel 43 nr. 3 skal partene i innsigelsessaker, dersom de leverer felles anmodning om dette, gis en frist på minst to måneder til å undersøke mulighetene for en minnelig løsning av saken. Direktivet krever ikke at statene innfører meklingsordninger i innsigelsessaker, og innfører ikke en obligatorisk periode med stansing av saksbehandlingen (såkalt «cooling off»). Det er bare der partene anmoder om det, at en fristutsettelse skal gis. EUIPO har en meklingsordning for EU-varemerker, og kan etter artikkel 47 nr. 4 i varemerkeforordningen invitere partene til å komme til en minnelig løsning.

14.4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.8.3 s. 97 flg. ble den norske innsigelsesordningen vurdert i alt vesentlig å oppfylle direktivets krav, men det ble foreslått å lovfeste en uttrykkelig bestemmelse om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen der partene anmoder om dette for å forhandle om et forlik.

I høringsnotatet heter det:

«Med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på seks måneder i førsteinstans, og totalt i overkant av ett år der det inngis klage, må den norske innsigelsesordningen allerede anses å oppfylle direktivets krav til en effektiv og hurtig administrativ ordning. I det alt vesentlige er den norske ordningen i samsvar med direktivets krav, og det er bare på enkelte mindre punkter at det er nødvendig med endringer.
Det synes for det første ikke nødvendig å begrense den norske innsigelsesordningen til bare å gjøre det mulig å påberope relative registreringshindre, ettersom ordlyden i artikkel 43 tilsier at en mer omfattende ordning kan videreføres. I og med at det siden ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010 også eksisterer en ordning med administrativ overprøving av varemerkeregistreringer, der både absolutte og relative registreringshindre kan gjøres gjeldende i hele registreringens levetid, er det ikke nødvendigvis gitt at det er samme behov som tidligere for at absolutte registreringsvilkår skal kunne gjøres gjeldende også ved innsigelse. På den annen side gir nåværende innsigelsesordning, der absolutte hindre kan prøves, en effektiv og fleksibel måte for å raskt få avklart riktigheten av foretatte varemerkeregistreringer. Ordningen er også gunstig å benytte for små og mellomstore bedrifter, ved at den ikke er gebyrbelagt og ikke innebærer en risiko for ileggelse av motpartens sakskostnader. Foreløpig legges det til grunn at adgangen til å påberope absolutte registreringsvilkår ved innsigelse kan og bør videreføres.
Videre oppfyller norsk rett minimumskravene etter direktivet artikkel 43 nr. 2 når det gjelder kretsen av innehavere av eldre rettigheter som kan innlevere innsigelse, ettersom både innehavere av eldre varemerker og rett til opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er omfattet av bestemmelser i varemerkeloven § 16. De kan følgelig innlevere innsigelse etter varemerkeloven § 26 basert på en slik rettighet. Det synes som en god løsning at innsigelsesordningen ikke begrenses til varemerker og geografiske betegnelser, men at man benytter muligheten etter direktivet til fortsatt å åpne for at en innsigelse kan baseres på alle de eldre rettigheter som er omfattet av varemerkeloven § 16. Også i svensk rett er det foreslått å videreføre en innsigelsesordning med tilsvarende bredt virkeområde, jf. SOU 2016: 79 s. 265. Dette synes også hensiktsmessig i lys av at andre rettigheter enn registrerte varemerker og geografiske betegnelser ikke vil vurderes av Patentstyret av eget tiltak under søknadsbehandlingen etter varemerkeloven § 20, med mindre Patentstyret blir særskilt oppmerksom på eksistensen av slike rettigheter, for eksempel på bakgrunn av en protest.
I varemerkeloven § 26 fremgår det ikke uttrykkelig at en innsigelse kan baseres på flere rettigheter tilhørende samme rettighetshaver. Det fremgår heller ikke uttrykkelig av lovteksten at innsigelsen kan være basert på enkelte eller alle varene eller tjenestene som den eldre rettigheten er beskyttet for, og hele eller deler av varefortegnelsen for det merket det gjøres innsigelse mot. Dette er imidlertid klart nok gjeldende rett. Det følger av § 26 første ledd bokstav c at innsigeren må angi hvilke grunner innsigelsen bygger på. I dette ligger implisitt at innsigelsen kan være begrunnet i flere grunnlag, og dermed også i konflikt med flere eldre rettigheter. At innsigelsen kan gjelde deler av varefortegnelsen, følger implisitt av varemerkeloven § 29 om at registreringen kan oppheves «helt eller delvis» hvis det foreligger registreringshinder. Det er klart at den eldre rettigheten bare vil utgjøre registreringshinder for den yngre innenfor det området der det er forvekslingsfare, eventuelt konflikt etter et utvidet vern etter § 4 andre ledd, dvs. at det kan være slik at bare enkelte av de varer eller tjenester den eldre rettigheten er registrert for, er relevante for vurderingen, eller slik at bare enkelte av de varer eller tjenester den yngre rettigheten er registrert for, er relevante. I tråd med dette står innsigeren etter gjeldende rett fritt til å begrense anførslene om oppheving til enkelte av varene eller tjenestene som er omfattet av både sitt eget og det omstridte merkets vern. Dette fremgår også uttrykkelig av varemerkeforskriften § 23 første punktum nr. 4. Det er følgelig ikke nødvendig med lov- eller forskriftsendringer på disse punktene.
Varemerkeloven har ikke noen uttrykkelige regler om mulighet for partene til å be Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter om å stanse saksbehandlingen for å vurdere muligheten for en minnelig løsning av saken, men i praksis gir de alminnelige reglene om fristforlengelse etter forskriften om betalinger mv. til Patenstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 mulighet for dette. Av hensyn til artikkel 43 nr. 3 bør det imidlertid innføres en uttrykkelig bestemmelse i varemerkeloven § 27 om at partene på felles begjæring kan innvilges utsettelse av saksbehandlingen i to måneder. Der partene ikke tar initiativ til noen slik fristutsettelse, skal innsigelsen behandles som vanlig.
Det synes ikke å være behov for å vurdere noen meklingsordning som alternativ til ordinær forvaltningsbehandling av innsigelsessaken i norsk rett. Det må antas at partene på eget initiativ vil undersøke mulighetene for en minnelig løsning der dette er aktuelt, og at man ellers vil ønske hurtig ordinær forvaltningsbehandling. Ordningen med rettsmekling for domstolene vil dessuten innebære et meklingsalternativ for de sakene som kommer dit. Noen ordning med mekling er heller ikke foreslått i den svenske utredningen om gjennomføring av varemerkedirektivet, se SOU 2016: 79 s. 265.
Direktivet regulerer ikke detaljene i saksbehandlingen i innsigelsessaker, og reglene om dette i varemerkeloven kapittel 3 og varemerkeforskriften kapittel 4 kan følgelig videreføres. […]»

14.4.4 Høringen

International Trademark Association (INTA) støtter en ny bestemmelse i varemerkeloven som tydeliggjør at innsigelsesprosedyren kan utsettes ved forhandlinger mellom partene, og viser til at mange konflikter kan løses ved forlik fremfor rettslige prosesser. INTA foreslår at en tilsvarende regel introduseres for saker om administrativ overprøving.

Klagenemnda for industrielle rettigheter ønsker innføring av en meklingsordning, og uttaler:

«Når det gjelder behovet for en meklingsordning, er dette grundig utredet og allerede iverksatt av de europeiske varemerkemyndigheter EUIPO. Dette meklingsinstituttet markedsføres i stor skala av EUIPO, og det har i flere år vært dialog mellom de europeiske varemerkemyndighetene og de nasjonale varemerkemyndigheter med tanke på å videreutvikle meklingsordninger innenfor området. Norge representert ved leder i Klagenemnda, deltar på slike møter. Klagenemnda legger til grunn at varemerkeloven § 42, jf. Are Stenviks uttalelse i Kjennetegnsrett 3. utgave side 222 gir hjemmel for at Klagenemnda kan invitere partene til et meklingsmøte der sakens opplysninger ligger til rette for dette, men at mekling som sådan ikke er en normalordning ved klagesaksbehandlingen […]
Erfaring fra Klagenemnda viser et behov for mekling eksempelvis i saker mellom to parter, uten store finansielle muskler, som eksempelvis har vært samarbeidspartnere, men røket uklare. Behovet vil her være å komme til en enighet som begge parter kan leve med – ikke nødvendigvis slik at én av dem blir gitt den fulle og hele rettigheten. Det er på ingen måte slik at man her kan legge til grunn at partene på eget initiativ vil søke en minnelig løsning, slik departementet synes å forutsette.
Vi vil peke på at når man ønsker å gå så langt som til å lovfeste en to måneder utsettelse, ville det være en fordel om denne utsettelsen faktisk ble brukt til noe konstruktivt (og ikke bare fungerer som en forlengelse av saksbehandlingstiden som ofte er tilfellet i EUIPO), og at man her kunne fått lovfestet en mulighet til å søke megling. […]
Når det gjelder departementets henvisning til Sverige, så skyldes deres manglende meklingsinstitutt at de har en domstol som tar seg av dette. Klagenemnda er overrasket over at departementet mener det er en tilfredsstillende løsning å passivt «vente» på at saken kan havne på bordet for megling i tingretten (som forutsetter et søksmål), og dermed øke konfliktnivået i tillegg til at kostnadene, også for det offentlige, økes.»

14.4.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at den norske innsigelsesordningen i alt vesentlig oppfyller kravene i direktivet artikkel 43, og følger opp forslaget om å ta inn en ny bestemmelse i varemerkeloven som klargjør at partene på felles anmodning kan gis en utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaker for å sondere muligheten for en minnelig løsning. Bestemmelsen vil gjelde ved behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. INTA har etterlyst en tilsvarende bestemmelse for saker om administrativ overprøving, men dette følger ikke av direktivet. Departementet ser det derfor som hensiktsmessig at dette for saker om administrativ overprøving fortsatt overlates til reguleringen i de alminnelige bestemmelsene om forlengelse av frister i § 6 i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Departementet foreslår ikke nå å innføre regler om mekling som en del av saksbehandlingen i innsigelsessaker. Varemerkeloven § 42, som Klagenemnda for industrielle rettigheter har vist til, regulerer ikke mekling, men en voldgiftslignende løsning der nemnda avgjør saken med bindende virkning. En meklingsordning ville på sin side reise flere spørsmål, blant annet opp mot myndighetenes habilitet og ansvar for offentlige hensyn knyttet til riktigheten av registreringsvedtakene.

Departementet fastholder at direktivet ikke krever at innsigelsesordningen begrenses til relative registreringshindre, jf. tilsvarende vurderinger i Finland og Sverige. Det er fleksibelt for brukerne at både absolutte og relative registreringshindre kan påberopes samlet.

Det vises ellers til forslaget til ny § 27 a i varemerkeloven, og til merknadene til bestemmelsen.

14.5 Administrativ overprøving

14.5.1 Gjeldende rett

Etter at innsigelsesfristen er gått ut, kan en varemerkeregistrering i hele dens levetid angripes ved krav om administrativ overprøving for Patentstyret, eller ved søksmål for domstolene for å få registreringen kjent ugyldig eller slettet, jf. varemerkeloven §§ 35 til 37. Ordningen med administrativ overprøving ble innført ved varemerkeloven 2010, og gir et enklere og billigere alternativ til søksmål, særlig med tanke på å gi reglene om bruksplikt praktisk effekt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 22.

Krav om administrativ overprøving kan innleveres av enhver med rettslig interesse i saken, mot et gebyr på kr 4 000, og den vinnende part kan tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten etter patentstyrelova § 9. Kravet til sakstilknytning er det samme som ved søksmål om ugyldighet eller sletting for domstolene, jf. varemerkeloven § 39. Der en varemerkeregistrering kreves kjent ugyldig på grunn av absolutte registreringsvilkår, eller slettet på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikt, tolkes kravet til rettslig interesse vidt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 22 og 69. Der registreringen kreves kjent ugyldig på grunn av en konflikt med en eldre rettighet, innebærer kravet til rettslig interesse som utgangspunkt at bare innehaveren av den eldre rettigheten og eventuelle lisenshavere vil kunne kreve administrativ overprøving, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69. I enkelte tilfeller gjelder unntak fra kravet til rettslig interesse. For merkehaveren selv gjelder ikke noe slikt krav, jf. varemerkeloven § 39 andre punktum. Videre kan Patentstyret etter § 39 tredje punktum reise søksmål som bygger på de absolutte registreringsvilkårene i §§ 14 eller 15 eller slettingsgrunnlagene i § 36, uten at det gjelder noe krav om rettslig interesse.

Kravet om administrativ overprøving må inneholde grunnene kravet bygger på, og nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Det skal etter varemerkeforskriften § 27 opplyses om hvilke varer eller tjenester kravet gjelder, dvs. at kravet kan gjelde bare deler av varefortegnelsen for den omstridte registreringen. Kravet vil bli oversendt til merkehaveren med frist for uttalelse, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd første punktum, og saksbehandlingen skal etter varemerkeforskriften § 28 gjennomføres med god fremdrift, og slik at saken normalt tas opp til avgjørelse etter at merkehaverens tilsvar foreligger. Patentstyret har en skjønnsmessig adgang til å avvise saker som ikke egner seg for administrativ behandling, og som heller bør gå for domstolene, for eksempel tilfeller der faktum er omfattende og omtvistet, jf. varemerkeloven § 40 andre ledd tredje punktum. Avvisningsadgangen har aldri vært benyttet.

Patentstyret har siden ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010 behandlet mellom 65 og 100 krav om overprøving i året. I 2019 ble det innlevert 93 krav. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er tre måneder der innehaveren ikke svarer på kravet, og mellom tre og fem måneder der det innkommer svar. Ved klage er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Klagenemnda for industrielle rettigheter syv måneder, med ca. fire måneders saksbehandling fra skriftvekslingen mellom partene er avsluttet.

14.5.2 Direktivet

Direktivet artikkel 45 krever at statene har en ordning for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer hos registreringsmyndigheten. Ordningen må være effektiv og hurtig, omfatte både ugyldighet og sletting, og ikke påvirke retten for partene til å gå til søksmål. Ordningen må gi mulighet til å kreve sletting på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten for merket (artikkel 19) og på grunnlag av at merket har blitt generisk eller villedende (artikkel 20). Den må også omfatte mulighet til å gjøre gjeldende at registreringen er ugyldig på grunn av at den strider mot absolutte registreringshindre, eller relative registreringshindre som nevnt i artikkel 5 nr. 1 til 3, dvs. eldre varemerkerettigheter og geografiske betegnelser, samt tilfeller der registrering er søkt av en agent eller representant uten merkehaverens tillatelse. Dette er en minimumsbestemmelse, slik at statene står fritt til å la ordningen omfatte også andre relative registreringshindre. Direktivet stiller ikke krav til hvilke grunnlag for ugyldighet og sletting som skal kunne påberopes i saker for domstolene. Etter norsk rett er det ingen forskjell mellom grunnlagene som kan påberopes for domstolene og ved administrativ overprøving for varemerker.

Etter artikkel 45 nr. 4 stilles minimumskrav til kretsen av personer som må ha mulighet til å fremme krav om administrativ overprøving. Når det gjelder sletting og ugyldighet på grunn av absolutte registreringshindre, må enhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning eller ethvert organ som representerer interessene til produsenter, tjenestetilbydere, næringsdrivende eller forbrukere og som har kapasitet til å saksøke og bli saksøkt i eget navn, være berettiget til å innlevere krav. Når det gjelder krav basert på en eldre varemerkerett eller rett til en beskyttet geografisk betegnelse, er det merkehaveren eller innehaveren av retten til den geografiske betegnelsen som må ha mulighet til å fremme krav om administrativ overprøving. For beskyttede geografiske betegnelser vil det bero på hvem som har rett til å fremme krav etter regelverket som er styrende for den aktuelle geografiske betegnelsen. For tilfellene med uberettigede registreringer foretatt av agenter eller representanter, vil det naturlig være merkehaveren eller eventuelt en lisenshaver kan reise krav om ugyldighet i disse tilfellene. Et krav om sletting eller ugyldighet kan rettes mot hele eller deler av varefortegnelsen, jf. artikkel 45 nr. 5, og en rettighetshaver som innehar flere rettigheter, kan bruke flere av dem som grunnlag for kravet om ugyldighet, jf. artikkel 45 nr. 6.

14.5.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.9.3 s. 103 flg. ble det lagt til grunn at den norske ordningen med administrativ overprøving i alt vesentlig oppfyller kravene i direktivet. Det ble vurdert at Patentstyrets skjønnsmessige adgang til å avvise saker som ikke egner seg for administrativ behandling, er i samsvar med direktivet.

I høringsnotatet heter det:

«Den norske ordningen med administrativ overprøving oppfyller allerede i alt vesentlig kravene i direktivet. Saksbehandlingstiden må anses å oppfylle direktivets krav til hurtighet og effektivitet.
Også når det gjelder grunnlagene som kan påberopes, oppfyller norsk rett direktivets krav. Slettelsesgrunnene omfatter manglende oppfyllelse av bruksplikt og at merket er blitt generisk eller villedende, og oppfyller dermed artikkel 45 nr. 2. Når det gjelder ugyldighetsgrunner som skal kunne påberopes, stiller direktivet bare minimumskrav, og i norsk rett kan alle absolutte og relative ugyldighetsgrunner påberopes ved administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 35. Unntak gjelder bare for eldre rettigheter i form av lokalt innarbeidede varemerker, men direktivet artikkel 5 krever uansett ikke at slike merker skal utgjøre registreringshindre eller ugyldighetsgrunn. Dermed er både artikkel 45 nr. 3 bokstav a om absolutte grunner og artikkel 45 nr. 3 bokstav b om relative grunner som nevnt i artikkel 5 nr. 1 til 3, oppfylt. Ettersom direktivet bare oppstiller minimumskrav, kan ordningen i norsk rett med adgang til påberopelse av alle relevante grunnlag unntatt lokalt innarbeide varemerker, videreføres for ugyldighetssakene.
Kravet til sakstilknytning i form av rettslig interesse etter varemerkeloven § 39 må anses å oppfylle minimumskravene til den personkrets som skal kunne fremsette krav om administrativ overprøving etter artikkel 45 nr. 4. Når det gjelder slettingsgrunner samt absolutte ugyldighetsgrunner, må kravet til rettslig interesse tolkes vidt, og vil i praksis omfatte enhver. Dette oppfyller artikkel 45 nr. 5 bokstav a, som krever at enhver fysisk eller juridisk person, herunder sammenslutninger med kapasitet til å bli saksøkt eller saksøkes i eget navn, skal kunne fremme krav om administrativ overprøving på disse grunnlagene. Videre vil kravet til rettslig interesse for krav basert på eldre rettigheter omfatte innehaveren av den eldre rettigheten samt eventuelle lisenshavere, noe som oppfyller artikkel 45 nr. 4 bokstav b. Direktivet stiller kun krav om at merkehaveren og innehaveren av retten til den geografiske betegnelsen skal kunne fremme slike krav.
Direktivets presiseringer i artikkel 45 nr. 5 og 6 om at kravet kan rettes mot alle eller bare noen av de varer og tjenester det omstridte merket er registrert for, og baseres på én eller flere eldre rettigheter, er allerede i samsvar med gjeldende norsk rett. At det kan påberopes flere grunnlag for oppheving følger indirekte av varemerkeloven § 40 første ledd andre punktum bokstav c, der det fremgår at det kan angis flere «grunner» som kravet bygger på, såfremt den som anfører disse grunnlagene, har rettslig interesse i dette, og krav til søksmålssituasjonen etter alminnelige prosessuelle regler ellers er oppfylt. At kravet om sletting eller ugyldigkjennelse kan gjelde alle eller bare noen av de varer eller tjenester det omstridte merket er registrert for, fremgår av §§ 35 til 37, og i bestemmelsen om virkningen av avgjørelser om ugyldighet fremgår i § 44 første ledd at registreringen «helt eller delvis» kan settes til side som ugyldig. Det samme fremgår imidlertid ikke for avgjørelser om sletting, og dette bør derfor tydeliggjøres i § 44 andre ledd.
Det kan være spørsmål om ordningen etter varemerkeloven § 40 andre ledd tredje punktum, der Patentstyret kan avvise å behandle krav om administrativ overprøving i saker som ikke anses egnet for avgjørelse av Patentstyret, er i samsvar med kravene artikkel 45 stiller om at det skal foreligge en administrativ overprøvingsordning for de grunnlag som bestemmelsen omfatter. Direktivet inneholder ikke bestemmelser om at det kan gjøres unntak fra denne adgangen, og det kan derfor være spørsmål om det er et absolutt krav etter direktivet at alle saker skal kunne prøves administrativt i disse tilfellene. Ettersom direktivet legger opp til en rask og effektiv ordning som skal være et alternativ til søksmål, og det nettopp gjerne vil være i tilfeller der sakene ikke kan behandles effektivt administrativt, at Patentstyrets avvisningsadgang benyttes, kan det være naturlig å forstå direktivet slik at det ikke er til hinder for å videreføre adgangen til skjønnsmessig avvisning for Patentstyret av saker som ikke er egnet for administrativ behandling. Også etter direktivet er den administrative ordningen ment å være et alternativ til, og ikke erstatte, adgangen til søksmål om ugyldighet og sletting. Dersom Patentstyrets skjønnsmessige avvisningsadgang fjernes, kunne dette være en ulempe hvis det resulterer i at en forutgående administrativ behandling av en komplisert tvist blir langvarig, og uansett ender opp med en sak for domstolene. Også for partene vil det i slike tilfeller være mer hensiktsmessig at saken kan henvises direkte til domstolene av Patentstyret.
I den svenske utredningen SOU 2016: 79 s. 279, se også lagrådsremissen 19. april 2018 s. 177, er det lagt til grunn at den svenske ordningen med administrativ overprøving, der saken alltid henvises til domstolene i ethvert tilfelle der kravet om overprøving bestrides av merkehaveren, er i overensstemmelse med direktivet. Den svenske ordningen innebærer altså ikke bare en skjønnsmessig avvisningsadgang for kompliserte saker, men at sakene alltid henvises til domstolen der merkehaveren bestrider kravet. Det skjer ingen tvisteløsning for Patent- och registreringsverket. Når den svenske ordningen anses i samsvar med direktivet, tilsier dette at den norske ordningen, som gir en mindre vidtrekkende og skjønnsmessig avvisningsadgang, også må anses å oppfylle direktivets krav.
Reglene om administrativ overprøving får anvendelse også for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd første punktum. Dermed er direktivets krav oppfylt også for slike registreringer som er gitt virkning her i landet.»

14.5.4 Høringen

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til vurderingene i høringsnotatet.

14.5.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at ordningen med administrativ overprøving i alt vesentlig oppfyller direktivets krav. Departementet opprettholder forslaget om presisering av muligheten for delvis sletting i varemerkeloven § 44.

Det vises til lovforslaget og merknadene til bestemmelsen.

14.6 Varighet og fornyelse av registreringer

14.6.1 Gjeldende rett

En varemerkeregistrering varer i ti år fra søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 32, men kan fornyes for ti år av gangen, slik at hver periode løper fra utgangen av den forrige. Krav om fornyelse må leveres skriftlig til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, jf. varemerkeloven § 33 første ledd. Det må betales fornyelsesavgift. Hvis kravet innleveres etter registreringsperiodens utløp, må det betales en tilleggsavgift. En innbetaling med registreringsnummeret angitt er tilstrekkelig til å anses som et krav om fornyelse, hvis betalingen skjer innenfor fristene, jf. § 33 andre ledd. Det er da ikke nødvendig i tillegg å sende skriftlig melding om fornyelse til Patentstyret.

Varemerkeforskriften § 56 har utfyllende bestemmelser om fornyelse, og slår fast at Patentstyret skal varsle merkehaveren om fristen for å kreve fornyelse to måneder før den løper ut. Det er likevel merkehaverens ansvar å sørge for at fristen for å kreve fornyelse overholdes. Det får altså ingen virkning at varsel eventuelt ikke er gitt.

14.6.2 Direktivet

Etter det nye varemerkedirektivet artikkel 48 skal varigheten av en varemerkeregistrering være ti år fra søknadsdagen. Dette må forstås som dagen da søknaden er gitt en leveringsdag i samsvar med kravene for å få dette etter artikkel 38, dvs. på tilsvarende måte som etter varemerkeloven § 32. Videre følger det av artikkel 48 nr. 2 at det etter utløp av forrige registreringsperiode skal være mulig å fornye registreringen for ytterligere tiårsperioder.

Direktivet har også bestemmelser om fornyelse av varemerkeregistreringer, jf. artikkel 49. Fornyelse skal skje på begjæring fra merkehaveren eller en som har rett til å handle på dennes vegne, typisk en fullmektig. Statene kan bestemme at mottak av fornyelsesavgift skal anses som en begjæring om fornyelse. Etter artikkel 49 nr. 2 skal registreringsmyndigheten informere merkehaveren om utløpet av registreringsperioden senest seks måneder på forhånd, men skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende informasjon på dette punktet. Fornyelsesbegjæring må sendes inn og avgiften betales minst seks måneder før registreringsperiodens utløp, likevel slik at begjæring fortsatt kan sendes inn og betaling skje senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp, forutsatt at det også betales eventuelt tilleggsavgift innen denne tilleggsfristen. Av artikkel 49 nr. 4 følger at hvis det kreves fornyelse eller bare betales avgift for enkelte av de varer eller tjenester registreringen gjelder, skal registreringen fornyes bare for disse varene eller tjenestene. Etter artikkel 49 nr. 5 skal fornyelsen gjelde fra dagen etter datoen da den gjeldende registreringsperioden utløper, og registreres i registeret.

14.6.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 12.10.3 s. 106 ble direktivets regler om varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer vurdert i det vesentlige å være på linje med norsk rett.

Direktivet krever at varsel om fornyelse fra registreringsmyndigheten skal gis senest seks måneder før utløpet av registreringsperioden, mens varemerkeforskriften § 56 krever varsel to måneder før, og det ble foreslått å endre forskriften her, slik at fristen blir på linje med direktivet.

Det ble lagt til grunn at løsningen med at det kan kreves fornyelse tidligst ett år før utløpet av registreringen er i samsvar med direktivet. Det samme ble lagt til grunn for muligheten til å kreve fornyelse seks måneder etter registreringsperiodens utløp mot en forhøyet avgift.

14.6.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) uttaler at det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre i varemerkeloven § 32 at fornyelse av en varemerkeregistrering kan skje helt eller delvis. For øvrig har ingen høringsinstanser hatt merknader til dette punktet.

14.6.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder at direktivets regler om varighet og fornyelse av varemerkeregistreringer i det vesentlige er i samsvar med norsk rett.

Departementet følger opp forslaget om å tydeliggjøre i varemerkeloven § 32 og § 33 at fornyelse kan skje for bare deler av de varene og tjenestene registreringen gjelder.

Departementet har, etter en fornyet vurdering, kommet til at bestemmelsen i varemerkeloven § 33 om adgang til å kreve fornyelse inntil ett år før registreringsperiodens utløp, bør endres slik at fornyelse tidligst kan kreves seks måneder før utløp av registreringsperioden, i samsvar med direktivet artikkel 49 nr. 3. Tilsvarende endringer er gjort i den danske varemærkeloven § 24 stk 5 og den svenske varumärkeslagen 35 § første stycket, se også tilsvarende bestemmelse i den finske varumärkeslagen 30 §.

Departementet vil også følge opp med endring av varemerkeforskriften § 56 i etterkant av proposisjonen, slik at varsel om fornyelse skal sendes ut seks måneder før utløp av registreringsperioden, og ikke to måneder før som i dag.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 32 og 33, og til merknadene til bestemmelsene.

14.7 Internasjonale registreringer

For søknader om internasjonal varemerkeregistrering følger kravene til søknadens innhold av Madridprotokollen, jf. også varemerkeloven § 67. Slike søknader skal være på engelsk, og må angi den nasjonale varemerkeregistreringen som den internasjonale søknaden bygger på. I motsetning til nasjonale søknader vil søknaden, herunder varefortegnelsen, være utferdiget på engelsk, jf. varemerkeloven § 67 andre ledd.

For internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, gjør Patentstyret en formaliakontroll av søknaden, og oversender den deretter til Det internasjonale byrået ved WIPO, jf. varemerkeloven § 68. Det er myndighetene i de enkelte landene der registreringen kreves gitt virkning, som vurderer om de materielle registreringsvilkårene er oppfylt.

Der en internasjonal varemerkeregistrering som bygger på en søknad eller en registrering i et annet land kreves gitt virkning i Norge, undersøker Patentstyret om vilkårene i varemerkeloven §§ 14 til 16 er oppfylt. Hvis Patentstyret finner at vilkårene for å gi registreringen virkning i Norge ikke er oppfylt, skal det avslås å gi registreringen virkning her så langt registreringshinderet rekker, jf. § 71 andre ledd første punktum. Ved avslag kan innehaveren be om at Patentstyret gjør en fornyet vurdering innen tre måneder fra meldingen om det foreløpige avslaget ble sendt, jf. varemerkeforskriften § 48. Hvis Patentstyret finner at det ikke foreligger registreringshinder og fører registreringen inn i varemerkeregisteret, kan enhver innen tre måneder fra kunngjøringsdagen fremsette innsigelse mot at registreringen gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 71. Behandlingen av innsigelser følger reglene for nasjonale varemerkeregistreringer. I tillegg gjelder reglene om administrativ overprøving også for internasjonale registreringer. En internasjonal varemerkeregistrering gjelder i ti år fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses å ha skjedd, jf. § 72, og kan fornyes hos Det internasjonale byrået. Her gjelder følgelig ikke reglene om varsel om utløp av registreringen fra Patentstyret mv.

Det nye varemerkedirektivets bestemmelser om krav til søknaden og varefortegnelsen i artikkel 37 til 39 er ikke relevante for internasjonale registreringer, siden disse forholdene er regulert i Madridprotokollen.

I høringsnotatet punkt 12.4.3 s. 89 ble det likevel foreslått å presisere kravet om klar og tydelig varefortegnelse også for søknader om internasjonal varemerkeregistrering som leveres til Patentstyret etter varemerkeloven § 67 andre ledd bokstav d, da det også følger av regel 9 nr. 4 (xiii) i de utfyllende reglene til artikkel 3 i Madridprotokollen at varefortegnelsen skal være presis. I tillegg ble det i punkt 12.8.3 s. 99 foreslått å ta inn henvisninger i bestemmelsene om internasjonale varemerkeregistreringer i varemerkeloven § 71 til bestemmelsene om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen ved forliksforhandlinger i innsigelsessaker og om prøving av bruksplikt, slik at det klargjøres at disse bestemmelsene også gjelder i innsigelsessaker for registreringer som bygger på en internasjonal varemerkeregistrering.

Det har ikke kommet merknader til forslagene i høringen. Departementet har kommet til at det ikke er nødvendig å endre bestemmelsen i varemerkeloven § 67 om varefortegnelsen, ettersom kravet til en slik presis fortegnelse allerede fremgår av de utfyllende reglene til Madridprotokollen. Det foreslås imidlertid å ta inn henvisninger til de nye bestemmelsene om prøving av bruksplikt i innsigelsessaker og om utsettelse av saksbehandlingen på felles anmodning fra partene, i bestemmelsen om innsigelser mot internasjonale varemerkeregistreringer i varemerkeloven § 71.

Det vises til forslaget til endring av varemerkeloven § 71, og til merknadene til bestemmelsen.

Til dokumentets forside