Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til innholdsfortegnelse

18 Designloven – navn og portrett som registreringshinder

18.1 Gjeldende rett

Designloven § 7 andre og tredje ledd gir en oppregning av hvilke eldre rettigheter som utgjør hinder for registrering av en design. Dersom det foreligger en slik rettighet, vil designen ikke oppfylle registreringsvilkårene, med mindre det foreligger samtykke fra innehaveren av den eldre rettigheten. Dette undersøkes ikke av Patentstyret forut for registrering, jf. designloven § 17, men registreringen vil kunne oppheves av Patentstyret ved etterfølgende administrativ overprøving eller av domstolene ved søksmål etter § 25.

Registreringshindrene i § 7 andre og tredje ledd omfatter eldre designsøknader, eldre rett til varekjennetegn, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, rett til åndsverk eller fotografisk bilde samt geografiske betegnelser beskyttet ved forskrift etter matloven eller landbrukskvalitetsloven, herunder betegnelser vernet etter den norske merkeordningen opprettet ved forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Registreringshinderet for åndsverk og fotografisk bilde omfatter også den særpregede tittelen til åndsverk der denne har opphavsrettslig vern, samt fotografier som har opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverkloven uten å være åndsverk, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 77–78.

Designloven § 7 tredje ledd oppstiller derimot ikke et særskilt registreringshinder for design som inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett. Et slikt registreringshinder er oppstilt for varemerker etter varemerkeloven § 16 bokstav c, og for foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. I tillegg oppstiller varemerkeloven § 16 bokstav c et vern mot bruk av andres portrett i varemerker. Registreringshinderet for navn og portrett gjelder ikke der den som er innehaver av navnet eller er avbildet er en «forlengst avdød person». Vedkommende anses da ikke å lide noen vesentlig ulempe ved bruken av navnet eller bildet.

18.2 Forholdet til designdirektivet

I motsetning til det nye varemerkedirektivet, som i artikkel 5 nr. 4 bokstav b (i) og (ii) uttrykkelig åpner for at statene kan fastsette registreringshindre knyttet til navn og portrett, inneholder ikke oppregningen av registreringshindre i designdirektivet (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF) artikkel 11 noen uttrykkelig bestemmelse om dette. Artikkel 11 nr. 2 bokstav a slår imidlertid fast at statene kan oppstille registreringshinder for tilfeller der «a distinctive sign is used in a subsequent design» hvis fellesskapsretten eller nasjonal rett gir den som har retten til det aktuelle kjennetegnet, rett til å forby bruken av det i en senere design. Uttrykket «distinctive sign» synes etter sin ordlyd å ta sikte først og fremst på varemerker og forretningskjennetegn, men kan i videre forstand også anses å omfatte andre former for personlige kjennetegn som er vernet etter nasjonal rett.

Ved den svenske gjennomføringen av designdirektivet ble det lagt til grunn at artikkel 11 nr. 2 bokstav a åpner for å oppstille et registreringshinder for kjennetegn i form av navn og portretter, så lenge disse gir innehaveren en forbudsrett etter nasjonal rett, jf. Prop. 2001/02: 121 side 66. Derfor ble bestemmelser om registreringshindre i form av navn og portretter beholdt i 4 § nr. 4 bokstav c mönsterskyddslagen. Et tilsvarende registreringshinder finnes også i den finske mönsterskyddslagen 4 a § nr. 3. Den danske designloven inneholder derimot ikke noe slikt registreringshinder, se dens § 7 stk. 1 nr. 3.

I norsk rett gir åndsverkloven §§ 104 og 105 vern for den avbildede i portretter, og oppstiller en forbudsrett. Navneloven § 3 gir innehavere av vernede slektsnavn rett til å forby andres bruk av navnet som etternavn, og varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 forutsetter eksistensen av en videre forbudsrett mot kommersiell bruk også der et navn, kunstnernavn eller lignende entydig utpeker en bestemt person. En slik bruk kan også etter omstendighetene stride mot bestemmelser i markedsføringsloven. Siden det altså foreligger en forbudsrett etter nasjonal rett, må designdirektivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a anses å åpne for å oppstille et registreringshinder for navn og portrett i designloven.

18.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.3.3 s. 130 flg. ble det foreslått å innføre et registreringshinder knyttet til navn og portrett i designloven, med følgende begrunnelse:

«Det kan synes som at tilsvarende personvernhensyn som begrunner registreringshindrene knyttet til navn og portrett i varemerkeloven og foretaksnavneloven, også gjør seg gjeldende på designområdet. Patentstyret har i saker om administrativ overprøving hatt til behandling designsøknader der designen har inneholdt et vernet slektsnavn. Det synes derfor å være både gode grunner og et praktisk behov for å ha et tilsvarende registreringshinder i designloven på dette punktet. Når designdirektivet ikke synes å være til hinder for dette, kan det være en hensiktsmessig løsning å innføre et tilsvarende registreringshinder for navn og portrett i designloven som det som gjelder på kjennetegnsområdet. […]
I svensk varemerke- og foretaksnavnelovgivning er det ellers presisert at bare allment kjente kunstnernavn har vern, og at vernet bare gjelder der en registrering ville innebære en ulempe for bæreren av navnet eller den avbildede i et portrett. I SOU 2016: 79 s. 345 foreslås å innføre lignende presiseringer av vernet etter mönsterskyddslagen. Det synes ikke nødvendig å gjøre lignende presiseringer i den norske lovgivningen. Det er bare der et kunsternavn eller annet navn som entydig utpeker en bestemt person oppfattes som dette, at det vil foreligge et registreringshinder. I dette ligger det allerede en forutsetning om at det må foreligge en viss kjennskap til navnet blant allmennheten her i landet for at registreringshinderet får anvendelse. At en registrering med påfølgende bruk av navnet ville innebære en ulempe for innehaveren, synes heller ikke som en nødvendig avgrensning av vernet etter norsk rett. Avgrensningen mot forlengst avdøde personer gir allerede en retningslinje for slike vurderinger. Registreringshinderet etter varemerke- og designloven bør imidlertid harmoniseres med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 ved å angi i lovteksten at det omfatter kunstnernavn «og lignende».»

18.4 Høringen

Forslaget har fått støtte fra Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), som viser til at det vil gi en harmonisering med det som gjelder etter varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader.

18.5 Departementets vurdering

Departementet fastholder forslaget om å endre designloven § 7 slik at det oppstilles et registreringshinder for tilfeller der en design strider mot en annens rett til navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, i tråd med det som gjelder etter varemerkeloven og foretaksnavneloven.

Det vises til forslaget til endring av designloven § 7, og til merknadene til bestemmelsen.

Til dokumentets forside