Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til innholdsfortegnelse

15 Fellesmerker

15.1 Gjeldende rett

Fellesmerker omfatter i dag etter varemerkeloven § 1 andre ledd det som i lovteksten betegnes som kollektivmerker, som er varemerker som benyttes for varer eller tjenester i næringsvirksomhet av flere medlemmer i en forening eller annen sammenslutning. Loven stiller ikke krav til formål eller bakgrunn for sammenslutningen, eller til hvilke egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene som begrunner bruken av et felles varemerke.

I tillegg omfatter i dag fellesmerkene garanti- og kontrollmerker, som er varemerker som benyttes av flere brukere for varer eller tjenester som oppfyller de kriteriene som merkehaveren, som kan være et offentligrettslig organ eller en privatrettslig sammenslutning, oppstiller. For slike merker må merkehaveren altså drive en kontrollordning, der de varer eller tjenester som merket brukes for, oppfyller kravene kontrollordningen oppstiller.

Det finnes om lag 400 registrerte fellesmerker i Norge. Slike merker kan også beskyttes ved innarbeidelse. Tidligere fantes en egen lov om fellesmerker, men ved varemerkeloven 2010 ble denne loven opphevet, og dens bestemmelser tatt inn i den alminnelige varemerkeloven. Etter 2010-loven gjelder de alminnelige bestemmelsene også for fellesmerkene, samtidig som det er gitt enkelte særlige bestemmelser for disse merkene. For fellesmerker må det blant annet fastsettes bestemmelser for bruken av merket, som leveres til Patentstyret og innføres i varemerkeregisteret, jf. varemerkeloven § 12 andre ledd andre punktum og varemerkeforskriften § 4.

Etter varemerkedirektivet 2008 er det valgfritt å ha regler om registrering av fellesmerker. Direktivet artikkel 15 har likevel enkelte særlige regler for slike merker, som får anvendelse dersom statene først har åpnet for registrering av slike merker. Blant annet slås det fast at statene kan oppstille ytterligere registreringsvilkår og grunnlag for sletting samt ugyldighet av slike merker, når funksjonen til merket tilsier dette.

Fellesmerker kan registreres ved nasjonal søknad om varemerkeregistrering etter varemerkeloven kapittel 2, og ved en internasjonal registrering etter Madridprotokollen, jf. varemerkeloven kapittel 10. Etter varemerkeloven gjelder de alminnelige bestemmelsene om hvilke tegn som kan beskyttes som varemerke og registreringsvilkårene mv. også for fellesmerkene, men forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varer eller tjenester gjelder ikke, se varemerkeloven § 14 fjerde ledd. Samtidig er en varemerkeregistrering av et fellesmerke som angir geografisk opprinnelse, ikke til hinder for at andre bruker den samme betegnelsen i samsvar med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 5 tredje ledd. Disse bestemmelsene er i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008.

For fellesmerker gjelder enkelte særlige registreringsvilkår knyttet til bestemmelsene for bruken av merket. Bestemmelsene må angi hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke vilkår, hvilke følger urettmessig bruk eller bruk i strid med vilkårene kan medføre, merkehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene og innehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, jf. varemerkeforskriften § 4. Ved registreringen av et fellesmerke registreres bestemmelsene om bruken av merket i varemerkeregisteret og kunngjøres, jf. varemerkeloven § 22 andre ledd. Hvis bestemmelsene senere blir endret vesentlig, skal den endrede teksten meldes til Patentstyret for ny registrering og kunngjøring.

De alminnelige grunnlagene for ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer gjelder også for fellesmerkene, supplert med enkelte særlige grunnlag knyttet til bestemmelsene for bruken av slike merker. Registreringen av et fellesmerke kan kjennes ugyldig hvis merket ble registrert uten at det forelå bestemmelser om bruken av merket, jf. varemerkeloven § 35 første ledd andre punktum. Dette er en ubetinget ugyldighetsgrunn, dvs. at merkehaveren ikke kan reparere denne mangelen i ettertid ved å levere bestemmelser for bruken av merket når kravet om ugyldighet er fremsatt. Videre kan registreringen slettes hvis det er gjort vesentlige endringer i bestemmelsene for bruken av merket uten at dette er meldt til Patentstyret, eller hvis merket er brukt i strid med de innleverte bestemmelsene uten at merkehaveren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre det, jf. varemerkeloven § 36 bokstav d. Bakgrunnen er at tredjeparter bør kunne innrette seg på at det eksisterer kunngjorte bestemmelser som er styrende for bruken av merket.

Varemerkeloven har enkelte særlige prosessuelle regler for fellesmerker. Bare merkehaveren har søksmålsrett ved inngrep, jf. varemerkeloven § 63 andre ledd. Merkehaveren kan i inngrepssøksmål kreve erstatning også for skade som er påført brukerne av fellesmerket, jf. varemerkeloven § 58 sjette ledd.

15.2 Direktivet

15.2.1 Innledning

Etter det nye varemerkedirektivet blir det obligatorisk å ha bestemmelser om kollektivmerker, jf. artikkel 29 nr. 1, og det innføres en del nye bestemmelser om vilkårene for registrering, ugyldighet og sletting av slike merker. Disse bestemmelsene stemmer i stor grad overens med det som gjelder for EU-kollektivmerker etter varemerkeforordningen artikkel 74 til 82.

Det er fortsatt valgfritt om statene har regler om garanti- eller kontrollmerker, jf. artikkel 28 nr. 1. Hvis statene først velger å åpne for registrering av slike merker, har direktivet likevel enkelte bestemmelser om definisjoner og om hvem som kan være innehavere av slike merker, som må oppfylles. Direktivet har ikke en like omfattende regulering for slike merker som for kollektivmerkene, men det slås fast at statene kan oppstille egne registreringsvilkår, ugyldighetsgrunnlag og grunnlag for sletting av slike merker der merkenes funksjon tilsier dette, jf. artikkel 28 nr. 3. Garanti- og kontrollmerker kan også registreres etter EUs varemerkeforordning, se forordningen artikkel 83 til 93.

15.2.2 Definisjoner og personkrets

Etter artikkel 27 defineres et kollektivmerke som et merke som beskrives som dette når det søkes registrert, og som er egnet til å skille varene eller tjenestene til medlemmene av en sammenslutning som er innehaver av merket, fra varene eller tjenestene til andre næringsdrivende. Innehaveren kan være en sammenslutning av tilvirkere, produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende som etter den relevante lovgivning kan ha plikter og rettigheter i eget navn, inngå kontrakter og delta i søksmål, eller et offentligrettslig rettssubjekt, jf. artikkel 29 nr. 2.

Et garanti- eller kontrollmerke defineres som et merke som beskrives som dette i søknaden om registrering, og som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert av merkehaveren fra andre varer eller tjenester når det gjelder materiale, metode for fremstilling av varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper. Innehaveren kan ifølge artikkel 28 nr. 2 være enhver fysisk eller juridisk person, inkludert institusjoner, myndigheter og andre offentligrettslige rettssubjekter, så fremt det aktuelle rettssubjektet ikke selv driver næringsvirksomhet med omsetning av de varer eller tjenester som garantien eller kontrollen gjelder. Medlemstatene kan kreve at vedkommende rettssubjekt har kompetanse til å sertifisere varene eller tjenestene som merket er registrert for.

15.2.3 Særlige registreringsvilkår

Både for kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker gjelder at kravene til typen merke og hvem som kan være innehaver etter artikkel 27, 28 og 29 må være oppfylt for at merket skal kunne godtas til registrering. Det må altså blant annet gjøres en særskilt vurdering av adskillende evne for slike merker, basert på definisjonene i direktivet.

Videre videreføres muligheten for registrering av fellesmerker som angir den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene, jf. artikkel 29 nr. 3 og 28 nr. 4, sammen med presiseringen av at dette ikke begrenser andres rett til å bruke geografiske betegnelser i samsvar med god forretningsskikk.

For kollektivmerkene krever artikkel 30 i tillegg at det skal leveres bestemmelser for bruken av merket, og disse må angi hvem som kan bruke merket og på hvilke vilkår, vilkårene for medlemskap i sammenslutningen og sanksjoner hvis vilkårene for bruk ikke er oppfylt. I tilfeller der merket angir den geografiske opprinnelsen for varene eller tjenestene, må bestemmelsene åpne for at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle området kan bli medlem av sammenslutningen, såfremt vedkommende oppfyller de øvrige kravene fastsatt i bestemmelsene.

I tillegg følger det av artikkel 31 nr. 2 at merket ikke må være villedende med hensyn til dets karakter og betydning, for eksempel der det oppfattes som noe annet enn et kollektivmerke. Dette kan være tilfelle der et kollektivmerke har en slik utforming at det kan være egnet til å oppfattes som et garanti- eller kontrollmerke, uten at varene eller tjenestene som tilbys under merket har vært underlagt noen sertifiseringsordning.

Etter artikkel 31 nr. 1 må bestemmelsene for bruken av merket heller ikke stride mot offentlig orden eller moral. Dette kan være tilfelle for eksempel hvis bestemmelsene inneholder kjønns- eller rasediskriminerende vilkår.

De særlige registreringsvilkårene etter artikkel 31 utgjør også ugyldighetsgrunner for kollektivmerker, jf. artikkel 36.

I artikkel 31 nr. 3 og artikkel 36 presiseres at en søknad om registrering av et kollektivmerke ikke skal avslås, og en registrering skal ikke kjennes ugyldig, hvis bestemmelsene om bruken av merket rettes slik at det ikke lenger foreligger en avslagsgrunn. Etter denne bestemmelsen kan altså merkehaveren, etter at en ugyldighetssak er kommet opp, rette bestemmelsene for bruken av merket slik at f.eks. en anførsel om at merket er blitt villedende eller at bestemmelsene strider mot offentlig orden eller moral, likevel ikke fører frem fordi forholdet rettes. Dette er en annen løsning enn etter gjeldende rett, der det er en ubetinget ugyldighetsgrunn om kravene ikke var oppfylt på søknadstidspunktet. Endringen kan sammenlignes med forskyvingen av tidspunktet for særpregvurderingen i saker om etterfølgende oppheving av varemerkeregistreringer, jf. proposisjonen punkt 7. Er det ikke levert bestemmelse for bruken av merket med søknaden, kan denne mangelen ikke rettes i ettertid etter artikkel 36.

15.2.4 Særlige grunnlag for sletting

Hvis bestemmelsene om bruken av kollektivmerket endres i etterkant av registreringen, har artikkel 33 et krav om at merkehaveren i så fall skal levere de endrede bestemmelsene til registreringsmyndigheten, som skal føre dem inn i registeret såfremt kravene etter artikkel 30 og 31 er oppfylt. Endringene skal få virkning fra den dagen de registreres i varemerkeregisteret. Hvis endringer er innført uten at kravene var oppfylt, kan registreringen slettes, med mindre mangelen rettes ved endring av bestemmelsene, jf. artikkel 35 bokstav c.

I tillegg skal registreringen slettes dersom innehaveren ikke tar rimelige skritt for å hindre at merket brukes i strid med bestemmelsene slik disse er innført i registeret, jf. artikkel 35 bokstav a, eller der noen som har rett til å bruke merket har gjort dette på en måte som har gjort at merket har blitt egnet til å villede med hensyn til merkets karakter og betydning, jf. artikkel 35 bokstav b.

Siden de alminnelige reglene i direktivet gjelder også for fellesmerkene, gjelder bl.a. reglene om sletting mv. ved manglende oppfyllelse av bruksplikt, jf. artikkel 16. Det er likevel slik at vurderingen av bruksplikten blir noe annerledes enn for individuelle varemerker, i lys av fellesmerkenes særlige funksjoner, jf. EU-domstolens dom i sak C-689/15 W.F. Gözze Frottierweberei. I artikkel 32 og 28 nr. 5 presiseres at bruksplikten for fellesmerker vil være oppfylt der merket er i reell bruk av minst en av brukerne som er berettiget til å bruke det.

15.2.5 Prosessuelle bestemmelser

Prosessuelt bestemmer direktivet artikkel 34 at reglene om søksmålsrett for lisenshavere, og om lisenshaverens rett til å tre inn i merkehaverens inngrepssøksmål, jf. direktivet artikkel 25 nr. 3 og 4, gjelder tilsvarende for brukerne av et kollektivmerke. Dette innebærer at brukerne ikke vil ha rett til å gå til søksmål om inngrep uten samtykke fra de beslutningsdyktige organer i den sammenslutning som er innehaver av merket, med mindre annet er avtalt. Noe annet kan være avtalt i det enkelte tilfellet, eller fastsatt i bestemmelsene om bruken av merket, jf. artikkel 25 nr. 3. I mangel av slike bestemmelser vil det bare være merkehaveren som har rett til å ta ut inngrepssøksmål.

Samtidig innebærer henvisningen til artikkel 25 nr. 4 at brukerne av kollektivmerker vil ha rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve kompensasjon i tilknytning til den del av inngrepet som rammer dem. Etter artikkel 34 nr. 2 har merkehaveren i inngrepssaker rett til å kreve erstatning på vegne av brukere av kollektivmerket som er påført tap som følge av inngrepet. Brukerne vil altså kunne velge mellom å selv tre inn i et inngrepssøksmål, eller la merkehaveren kreve kompensasjon på deres vegne.

15.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til at varemerkeloven i dag ikke har ulike regler for de to typene av fellesmerker, utover definisjonene i § 1 andre ledd. Det ble vurdert som hensiktsmessig å videreføre dette systemet i størst mulig grad. Det ble videre lagt til grunn at de alminnelige bestemmelsene i direktivet om definisjoner av de to merkekategoriene og kretsen av mulige innehavere, bør gjelde både for registrerte merker og merker som vernes ved innarbeidelse.

Det ble i punkt 11.2.3 s. 73 i høringsnotatet lagt til grunn at det ikke var nødvendig å endre definisjonen av «kollektivmerke» i varemerkeloven § 1 andre ledd, da denne allerede er i samsvar med direktivet artikkel 27 bokstav b. Det ble videre vurdert at det ikke var nødvendig med endringer i kretsen av rettssubjekter som kan inneha kollektivmerker, jf. direktivet artikkel 29 nr. 2, da varemerkeloven § 1 andre ledd første punktum allerede åpner for at enhver sammenslutning kan inneha et slikt merke, også eventuelle sammenslutninger underlagt offentligrettslig regulering.

For garanti- og kontrollmerker ble personkretsen som kan være innehaver foreslått utvidet for å samsvare med artikkel 28 nr. 2 om at enhver fysisk eller juridisk person kan inneha et slikt merke. I tillegg ble det foreslått å slå fast i lovteksten at innehaveren av et garanti- eller kontrollmerke ikke selv kan drive næringsvirksomhet med omsetning av slike varer eller tjenester som garanti- eller kontrollmerket gjelder, for å oppfylle bestemmelsen i direktivet artikkel 28 nr. 2. Det ble vurdert som unødvendig å angi i lovteksten de ulike eksemplene på egenskaper som kontrollen ifølge artikkel 27 bokstav a kan gjelde, ettersom det allerede fremgår av ordlyden at oppregningen ikke er uttømmende.

Det ble vurdert som uhensiktsmessig å benytte muligheten etter artikkel 28 nr. 2 andre setning til å fastsette at garanti- og kontrollmerker ikke skal kunne registreres med mindre søkeren har myndighet til å sertifisere de aktuelle varene eller tjenestene. Det ble lagt til grunn at det neppe vil være en god løsning at slike forhold skal kontrolleres av Patentstyret ved registrering av varemerker, men at slike forhold bedre kan ivaretas av relevante tilsynsmyndigheter på ulike områder.

Når det gjelder særlige registreringsvilkår, ble det i punkt 11.3.3 s. 76 foreslått enkelte endringer i kravene til innholdet i bestemmelsene for bruken av fellesmerker etter varemerkeforskriften § 4, for å oppfylle minimumskravene i artikkel 30 i direktivet. Dette gjaldt at bestemmelsene skal opplyse om vilkårene for medlemskap i sammenslutningen, og at det for merker som angir geografisk opprinnelse skal følge av bestemmelsene at enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i området har rett til å bli medlem av sammenslutningen, hvis øvrige vilkår fastsatt i merkebestemmelsene er oppfylt. Den sistnevnte bestemmelsen ble vurdert som så vidt viktig at den også bør fremgå av lovteksten, og den ble foreslått tatt inn i varemerkeloven § 15 nytt tredje ledd. Disse to kravene ble vurdert bare å passe for kollektivmerkene, og derfor ikke foreslått å gis anvendelse for garanti- og kontrollmerker.

Når det gjelder bestemmelsene om villedende merker og tilfeller der bestemmelsene for bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral, heter det følgende i høringsnotatet punkt 11.3.3 s. 76–77:

«Bestemmelsen om villedende merker i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b retter seg generelt mot varemerker som er egnet til å villede, og gjelder uansett på hvilken måte det aktuelle merket er egnet til å villede. Denne bestemmelsen vil følgelig dekke tilfeller der et kollektivmerke er villedende når det gjelder merkets innhold eller betydning, jf. artikkel 31 nr. 2. En særskilt gjennomføring av denne direktivbestemmelsen synes derfor ikke nødvendig. Det bør imidlertid gis en ny bestemmelse i § 15 nytt tredje ledd om at registrering av et fellesmerke skal avslås hvis bestemmelsene om bruken av merket strider mot offentlig orden eller moral, jf. artikkel 31 nr. 1 siste del. Nåværende § 15 første ledd bokstav a gjelder tilfeller der selve merket strider mot offentlig orden og moral, og det er ikke nødvendigvis gitt at denne bestemmelsen vil få anvendelse hvis det er bestemmelsene om bruken som er problematiske. Det bør derfor gis en egen bestemmelse om dette, som bør gjelde tilsvarende også for garanti- og kontrollmerkene.»

Når det gjelder kravet i artikkel 31 nr. 3 om mulighet for å rette mangler ved søknaden ved å endre innholdet i bestemmelsene for bruken av merket, ble det på s. 77 i høringsnotatet vist til at varemerkeloven § 23 allerede gir slik mulighet for retting. Når det gjelder endringer av bestemmelsene i etterkant av registreringen, ble det vist til at det allerede gjelder et krav om å melde inn slike endringer etter varemerkeloven § 22 andre ledd, men dette gjelder bare vesentlige endringer, mens etter artikkel 33 nr. 1 skal «any amendment» meldes inn. Det ble foreslått å endre § 22 i tråd med dette, og i tillegg slik at Patentstyret ved endringer skal vurdere om de endrede bestemmelsene oppfyller de innholdsmessige kravene, herunder at de ikke strider mot offentlig orden eller moral, jf. artikkel 33 nr. 2. Varemerkeloven angir i dag ikke fra hvilket tidspunkt de nye bestemmelsene skal gjelde, jf. direktivet artikkel 33 nr. 3, og det ble foreslått for ordens skyld å presisere i lovteksten at dette skal være fra innføringen i varemerkeregisteret.

For ugyldighetsgrunner ble det foreslått i høringsnotatet punkt 11.4.3 s. 79 å gi merkehaveren mulighet til å rette mangler ved innholdet i bestemmelsene for bruken av merket slik at innholdsmessige krav som opprinnelig ikke var oppfylt, blir brakt i orden i ettertid, jf. artikkel 36 i direktivet. Når det gjelder grunnlag for sletting, ble det vurdert at det ikke er nødvendig med endringer i varemerkeloven § 36 for å oppnå samsvar med artikkel 35.

Når det gjelder prosessuelle spørsmål, heter det følgende i høringsnotatet punkt 11.5 s. 80:

«Siden direktivet åpner for at brukerne av et kollektivmerke kan gå til inngrepssøksmål med samtykke fra merkehaveren, må utformingen av varemerkeloven § 63 andre ledd endres i tråd med dette. En endring fra dagens regel om at bare merkehaveren kan reise søksmål, til direktivets regel om at søksmål fra de enkelte brukerne av merket krever samtykke fra merkehaveren, innebærer neppe noen vesentlig forskjell i praksis. Bestemmelsen om søksmålsrett gjelder bare der ikke annet er avtalt, og slike spørsmål vil det gjerne foreligge avtale om, for eksempel i form av en regulering i bestemmelsene for bruken av merket. For å ta høyde for tilfeller der en bruker etter avtale eller samtykke i det enkelte tilfellet har rett til å reise søksmål, foreslås å ta inn i varemerkeloven § 64 et krav til søksmålsvarsel til merkehaveren for slike tilfeller.
På samme måte som for lisenshavere legges det til grunn at retten for brukerne til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren medfører en rett til å tre inn med krav om både vederlag og erstatning etter varemerkeloven § 58 så langt det gjelder følger av inngrepet som har rammet vedkommende bruker av kollektivmerket. Samtidig vil også merkehaveren ha rett til å kreve erstatning for tap påført de enkelte brukerne ved inngrepet, slik at inntreden ikke vil være noen nødvendighet for brukerne i de tilfeller der merkehaveren håndterer dette.»

15.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener det er uheldig at betegnelsen «kollektivmerke» ble tatt i bruk på det som tidligere ble kalt fellesmerke ved varemerkeloven 2010. Det vises til at oversettelsen til engelsk for fellesmerke er «collective mark», mens begrepet ««fellesmerke» i den norske loven er brukt som en samlebetegnelse for både kollektivmerker og garanti- eller kontrollmerker. Det vises til at Patentstyrets uoffisielle oversettelse av varemerkeloven § 1 benytter uttrykket «collective mark» både for det som er benevnt «kollektivmerker» og som fellesbetgnelse, noe som skaper forvirring. Det vises også til at det er tradisjon for å bruke uttrykket «fellesmerke» for det som på engelsk kalles «collective mark». FONIP foreslår derfor at varemerkeloven endres slik at den samsvarer med de definisjoner som gis av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker i direktivet artikkel 27, og at begrepet «kollektivmerke» utgår.

Advokatforeningen har et innspill til den lovtekniske utformingen av endringen i varemerkeloven § 15 om kollektivmerker som angir geografisk opprinnelse og retten til å bli medlem i sammenslutningen.

15.5 Departementets vurdering

Departementet følger i alt vesentlig opp forslaget i høringsnotatet, men med en del lovtekniske endringer for å sikre en tydelig gjennomføring av direktivet.

Departementet er enig med FONIP i at «fellesmerke» kan være forvirrende som samlebetegnelse, og går inn for i stedet å benytte dette uttrykket om det som i dagens lovtekst er kalt «kollektivmerker». Garanti- og kontrollmerker vil da nevnes særskilt ved siden av fellesmerkene i alle tilfellene der lovbestemmelsene skal gjelde også for dem. Departementet har gått gjennom lovteksten og justert begrepsbruken i tråd med dette.

Sammenlignet med høringsnotatet foreslås ytterligere endringer i definisjonene av hhv. fellesmerke og garanti- og kontrollmerke, samt i angivelsene av personkretsen som kan være innehavere av disse typene av merker i varemerkeloven § 1 andre ledd. Dette vil bringe bestemmelsene bedre i samsvar med ordlyden i direktivet. Endringene innebærer bl.a. at det tas inn bestemmelser om hva kontrollen kan gjelde for garanti- og kontrollmerker, og at det angis i lovteksten hva de to typene av merkers særpreg knytter seg særlig til. For garanti- og kontrollmerker blir det også nytt at det angis i lovteksten at innehaveren ikke kan drive virksomhet med de varer og tjenester som kontrollen gjelder.

Departementet fastholder at det ikke er hensiktsmessig å benytte muligheten etter direktivet artikkel 28 nr. 2 andre setning til å fastsette at garanti- og kontrollmerker bare kan registreres hvis søkeren har myndighet til å sertifisere de aktuelle varene eller tjenestene.

Departementet går inn for en tydeligere regulering av kravene til innholdet i merkebestemmelsene sammenlignet med høringsnotatet, og foreslår en ny bestemmelse om dette i varemerkeloven ny § 12 a. Dette innebærer ingen vesentlige realitetsendringer, men at bestemmelsene som i dag står i varemerkeforskriften § 4, flyttes over i lovteksten. Det foreslås også å angi i loven at det skal fremgå av søknaden om registrering hvorvidt det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, jf. direktivet artikkel 27.

De særskilte registreringsvilkårene knyttet til innholdet i merkebestemmelsene foreslås regulert i den nye § 12 a, herunder vilkåret om at fellesmerker som angir geografisk opprinnelse skal åpne for at enhver kan bli medlem av sammenslutningen, hvis øvrige vilkår etter bestemmelsene er oppfylt. Vilkåret er omformulert sammenlignet med høringsnotatet, i tråd med innspillet fra Advokatforeningen.

Sammenlignet med høringsnotatet foreslår departementet også å ta inn en egen bestemmelse i varemerkeloven § 15 nytt tredje ledd om tilfeller der fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker er egnet til å villede om merkets karakter og betydning av å være et slikt merke, da dette ikke nødvendigvis er fullt ut dekket av den generelle bestemmelsen om villedende varemerker i § 15 første ledd bokstav b.

Bestemmelsen om tilfeller der merkebestemmelsene strider mot offentlig orden eller moral plasseres i § 20 om Patentstyrets saksbehandling, uten at dette er ment å medføre noen realitetsforskjell.

Departementet går ellers inn for en noe tydeligere regulering av særskilte ugyldighetsgrunner og grunnlag for sletting enn i høringsnotatet. Det presiseres bl.a. i lovteksten i varemerkeloven § 35 at registreringen kan kjennes ugyldig om ikke kravene til merkekategori eller personkrets er oppfylt, jf. artikkel 31 i direktivet. Bestemmelsene om endring av merkebestemmelsene foreslås tatt inn i varemerkeloven § 22. Det tas også inn nye særskilte bestemmelser om sletting for disse merketypene i varemerkeloven § 36.

Departementet fastholder at bestemmelsen i varemerkeloven § 37 andre ledd om at det ved vurderingen av bruksplikt skal tas i betraktning bruk av enhver som bruker merket med samtykke av merkehaveren, dekker tilfeller der et fellesmerke eller garanti- og kontrollmerke brukes av brukerne, i tråd med artikkel 28 nr. 5 og artikkel 32, men foreslår for ordens skyld å presisere dette ved et nytt tredje punktum i § 37 andre ledd. Departementet fastholder videre forslaget om regulering av søksmålsrett og inntreden i søksmål for brukerne av fellesmerker i varemerkeloven § 63. Disse bestemmelsene foreslås ikke å gjelde for garanti- og kontrollmerker, der det anses naturlig at retten til søksmål bare ligger hos organet som er innehaver av merket. Bestemmelsen om at merkehaveren kan kreve kompensasjon på vegne av brukere som har lidt skade som følge av inngrepet, jf. direktivet artikkel 34 nr. 2 og varemerkeloven § 58 sjette ledd, gis som i dag anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene.

Direktivet berører ikke bestemmelser om straff som sanksjon mot varemerkeinngrep. Bestemmelsen i varemerkeloven § 61 tredje ledd andre punktum om at bare merkehaveren anses som fornærmet ved inngrep, videreføres. Det synes ikke nødvendig å gi brukerne av merket en slik status.

Det vises ellers til forslagene om endring av varemerkeloven §§ 1, 12, 15, 20, 22, 29, 35, 36, 37, 63 og 64, samt til ny § 12 a. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.

Til dokumentets forside