Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 52 L (2018–2019)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Til innholdsfortegnelse

4 Gjenoppretting av prioritet i patentsaker

4.1 Gjeldende rett

Etter Pariskonvensjonen artikkel 4 må landene som er parter i konvensjonen ha regler som gir patentsøkere mulighet til å påberope prioritet fra en tidligere innlevert søknad, hvis en senere søknad leveres innen den såkalte «prioritetsfristen», som er på tolv måneder fra den forrige søknaden ble innlevert. Dette er gjennomført i norsk rett i patentloven § 6.

At en søknad får prioritet fra en tidligere innlevert søknad, innebærer at vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 skjer ut fra hva som var kjent teknikk på tidspunktet da den tidligere søknaden ble innlevert («prioritetsdagen»), og ikke på tidspunktet for levering av den etterfølgende søknaden. Dermed unngår søkeren at det som har blitt allment tilgjengelig på det aktuelle teknikkområdet i tiden mellom prioritetssøknaden og den etterfølgende søknaden, kan bli tatt i betraktning ved vurderingen av om oppfinnelsen kan patenteres. Fordi nyhetskravet er globalt, og følgelig innebærer at alt som er blitt allment tilgjengelig av teknisk informasjon i hele verden tas i betraktning, ville en patentsøker uten regler om prioritet måtte søke om patent samtidig i alle land som rettigheten ønskes beskyttet i. Ellers ville den første søknaden kunne være nyhetshindrende for de senere søknadene i andre land. Prioritet har derimot ingen betydning for patentets vernetid, som regnes fra den faktiske søknadsdagen her i landet, jf. patentloven § 40.

Prioritet kan påberopes i nasjonale patentsøknader, i internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, og i internasjonale søknader som videreføres i Norge etter patentloven § 31. Søknaden det påberopes prioritet fra («prioritetsdokumentet»), kan være innlevert i Norge eller i en annen stat tilsluttet Pariskonvensjonen eller Verdens handelsorganisasjon (WTO), eventuelt til en regional patentmyndighet slik som Det europeiske patentverket, der denne leveringen likestilles med levering av nasjonal søknad, jf. patentforskriften § 13 første ledd andre punktum og § 68 første ledd.

Prioritetsfristen har hittil blitt ansett som absolutt. Det er ikke mulig å få gjenopprettet prioriteten hvis man oversitter tolvmånedersfristen for å levere den etterfølgende søknaden, siden regelen om fristoversittelser i patentloven § 72 gjør unntak fra prioritetsfristen etter § 6 første ledd. Dette innebærer at hvis den etterfølgende søknaden ikke leveres innenfor fristen på tolv måneder, er prioriteten fra den tidligere søknaden tapt.

4.2 Internasjonalt regelverk

I Patentlovtraktaten er det innført regler om rett for patentsøkere til å få gjenopprettet prioritet etter oversittelse av prioritetsfristen, jf. artikkel 13 nr. 2. Forutsetningen er at den senere søknaden innleveres innen en viss tidsfrist regnet fra tolvmånedersfristens utløp, som ikke må være kortere enn to måneder jf. regel 14 nr. 4 a i de utfyllende reglene. En begjæring om gjenoppretting av prioritet må leveres innen samme tid eller, om de tekniske forberedelsene til publisering av den etterfølgende søknaden har skjedd tidligere, før disse er ferdige, jf. regel 14 nr. 4 b. For at prioriteten skal kunne gjenopprettes kreves i tillegg at det påvises en gyldig grunn for fristoversittelsen, som kan være enten at den var utilsiktet, eller at den skjedde til tross for at det var utvist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes, jf. artikkel 13 nr. 2 (iv). Statene kan kreve gebyr for behandlingen av begjæringer om gjenoppretting av prioritet, og at krav om prioritet leveres sammen med begjæringen der dette ikke fremgår av søknaden.

En tilsvarende adgang til gjenoppretting av prioritet ble i 2005 innført for internasjonale patentsøknader etter Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT), ved endringer i de utfyllende reglene til konvensjonen, se PCT regel 26bis.3, 49ter.1 og 49ter.2, jf. også regel 76.5. Endringene trådte i kraft 1. april 2007. Statene kan ikke gjøre unntak fra adgangen til gjenoppretting av prioritet, verken etter Patentlovtraktaten eller Patentsamarbeidskonvensjonen. Norge har reservert seg mot endringene i Patentsamarbeidskonvensjonen, siden norsk rett i dag ikke åpner for slik gjenoppretting.

Etter PCT regel 26bis.3 kan mottakende myndighet for en internasjonal patentsøknad gjenopprette prioriteten hvis søknaden og begjæringen om gjenoppretting leveres innen to måneder fra utløpet av prioritetsfristen. Innen samme frist må også et krav om prioritet tilføyes, om dette ikke allerede fremgår av søknaden. Det kan kreves et gebyr, som i utgangspunktet må betales innen samme frist, men reglene åpner for at det kan gis fristutsettelse med inntil to måneder, slik at Patentstyrets ordning med fakturering kan benyttes i disse tilfellene. Hvis søkeren ber om tidlig publisering av søknaden, kan begjæring om gjenoppretting av prioritet ikke leveres, gebyret betales eller krav om prioritet tilføyes etter at de tekniske forberedelsene til internasjonal publisering er ferdigstilt. Mottakende myndighet kan kreve ytterligere redegjørelser fra søkeren, og begjæringen kan ikke avslås uten at søkeren får anledning til å uttale seg. Dette er i samsvar med norsk rett og praksis. Det er også bestemmelser i regel 26bis.3 om utveksling av informasjon og dokumenter mellom den nasjonale myndigheten og Det internasjonale byrået ved WIPO. Etter regel 26bis.3 er det valgfritt om statene benytter et vilkår om at fristoversittelsen har vært utilsiktet, eller et aktsomhetskrav.

PCT regel 49ter.1 og 49ter.2, samt regel 76.5, har bestemmelser om virkningen av avgjørelser om gjenoppretting av prioritet for utpekte og valgte myndigheter i etterfølgende faser der en internasjonal søknad videreføres nasjonalt. Dette vil gjelde tilfeller der søknaden videreføres her i landet, og Patentstyret mottar søknaden som utpekt eller valgt myndighet. Hvis mottakende myndighet allerede har kommet til at oversittelsen av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning basert på en aktsomhetsvurdering, vil avgjørelsen være bindende for alle de utpekte stater når søknaden videreføres i nasjonal fase. Har derimot mottakende myndighet lagt til grunn kriteriet om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet («unintentional»), er avgjørelsen bare bindende for myndighetene i de utpekte stater som anvender samme eller et for søkerne mindre strengt vurderingstema. Siden det foreslås at Patentstyret skal anvende «utilsiktet»-kriteriet, jf. punkt 3 i proposisjonen, vil utgangspunktet være at avgjørelsen fra mottakende myndighet vil følge søknaden, og skal legges til grunn også i Norge. Hvis det er begrunnet tvil om vilkårene var oppfylt, kan imidlertid avgjørelsen fra mottakende myndighet om å gjenopprette prioriteten settes til side etter varsel til søkeren med mulighet for kommentarer, jf. PCT regel 49ter.1 c og d. Hvis mottakende myndighet har avvist eller avslått begjæringen, eller ikke truffet noen avgjørelse, kan det foretas en ny vurdering hvis søkeren begjærer dette innen en måned etter utløpet av 31-månedersfristen for å videreføre søknaden nasjonalt etter Patentsamarbeidskonvensjonen artikkel 22, eller en måned etter at søknaden er begjært tatt under tidlig behandling etter konvensjonen artikkel 23 nr. 2, jf. PCT regel 49ter.1. e og f, jf. regel 49ter.2. Det må gis en begrunnelse for hvorfor gjenoppretting skal skje, hvis dette ikke allerede er gitt til mottakende myndighet, og betales eventuelt gebyr, jf. regel 49ter.2 b (iii). Gebyret må betales innen samme frist som begjæringen må fremsettes, og her er det ikke åpnet for utsettelse av betalingsfristen. Det kan kreves ytterligere redegjørelse fra søkeren, og begjæringen kan ikke avslås uten at søkeren er gitt mulighet til å uttale seg, jf. regel 49ter.2 c og e.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122 og regel 136 nr. 1 er det innført en adgang til å få gjenopprettet prioritet for europeiske patentsøknader der tolvmånedersfristen er oversittet, i tråd med Patentlovtraktaten og Patentsamarbeidskonvensjonen. Også i Danmark, Island, Finland og Sverige er det innført en slik mulighet. Det kreves at den etterfølgende søknaden som det kreves prioritet for og begjæring om å få fristoversittelsen satt ut av betraktning innleveres innen to måneder etter utløpet av prioritetsfristen.

4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet s. 26 flg. ble det foreslått å innføre regler om adgang til gjenoppretting av prioritet i norsk rett. Det ble vist til at norske bestemmelser om prioritet bør være like gode for patentsøkerne som i andre nordiske land og etter den europeiske patentkonvensjonen, da prioritet er svært viktig for søkerne. Det fremstår som rimelig å ha en mulighet til å avbøte virkninger av fristoversittelse også for prioritetsfristen, på samme måte som for andre frister. Det ble også vist til at en endring her vil innebære at den norske reservasjonen til Patentsamarbeidskonvensjonen på dette punktet kan trekkes.

Forslaget i høringsnotatet gikk ut på å endre patentloven § 72 andre ledd slik at oversittelse av prioritetsfristen kan settes ut av betraktning hvis etterfølgende søknad og begjæring om å få fristoversittelsen satt ut av betraktning innleveres innen to måneder fra utløpet av tolvmånedersfristen, dvs. innen 14 måneder fra prioritetsdagen. Dette vil gjelde for nasjonale patentsøknader, og for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet eller som videreføres her. Det ble foreslått å kreve gebyr for Patentstyrets behandling av disse sakene. Det ble videre vist til at i de tilfeller der det gjelder internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge, må Patentstyret ved eventuell ny vurdering av spørsmålet om gjenoppretting av prioritet holde seg innenfor rammene som følger av PCT regel 49ter.1 og 49ter.2.

4.4 Høringen

Forslaget om å innføre mulighet for gjenoppretting av prioritet har fått støtte fra Advokatforeningen, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) og Patentstyret. Ingen høringsinstanser har gått imot forslaget.

Advokatforeningen peker på at rettsenhet på dette området er viktig, idet prioritet ofte er av stor betydning for patentsøkeren. Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) mener det er urimelig at det i dag ikke finnes en tilsvarende mulighet for å bøte på en oversittelse av prioritetsfristen i Norge som allerede er innført i den europeiske patentkonvensjonen og våre naboland, og at en tilsvarende endring bør gjøres også for varemerker og design. Til høringsuttalelsen er det vedlagt en resolusjon fra «International Federation of Intellectual Property Attorneys» fra et møte 29. september til 2. oktober 2013. Resolusjonen inneholder en oppfordring til statene om å innføre mulighet til gjenoppretting av prioritet.

4.5 Departementets vurderinger

Departementet går inn for å følge opp forslaget om å endre patentloven § 72 slik at det innføres adgang til gjenoppretting av prioritet ved oversittelse av tolvmånedersfristen etter patentloven § 6 første ledd. Norsk rett vil da gi søkerne samme rettsstilling som den europeiske patentkonvensjonen og reglene i de andre nordiske land på dette området. Dette vil også medføre at norsk regelverk bringes i samsvar med Patentlovtraktaten.

Det foreslås følgelig endringer i patentloven § 72 slik at en patentsøker kan fremsette begjæring til Patentstyret om at oversittelse av tolvmånedersfristen etter patentloven § 6 første ledd settes ut av betraktning og prioriteten gjenopprettes, på det samme materielle vilkåret som ellers gjelder, dvs. at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet (jf. punkt 3 i proposisjonen). Fristen for å levere den etterfølgende søknaden og begjæring om gjenoppretting settes til to måneder fra utløpet av tolvmånedersfristen, på samme måte som i de andre nordiske landene og etter den europeiske patentkonvensjonen, likevel slik at gjenoppretting ikke kan skje der begjæring leveres først etter at forberedelsene til publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. Patentlovtraktaten regel 14 nr. 4 a og b. Innen samme frist må også et krav om prioritet tilføyes i søknaden, om dette ikke er gjort tidligere, jf. Patentlovtraktaten regel 14 nr. 5.

Saksbehandlingen i saker om gjenoppretting av prioritet vil ellers følge de alminnelige reglene i patentloven § 72, og det vil kreves gebyr for behandlingen av slike saker i Patentstyret. Avgjørelser fra Patentstyret om å avslå gjenoppretting av prioritet vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75.

Den nye bestemmelsen om gjenoppretting av prioritet i patentloven § 72 vil gjelde for nasjonale patentsøknader. For internasjonale patentsøknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, foreslås det å ta inn en ny hjemmel i patentloven § 28 for å gi tilsvarende bestemmelser om gjenoppretting av prioritet i patentforskriftens kapittel om internasjonale søknader. Dette vil gjennomføre PCT regel 26bis.3. Det er nødvendig med en egen hjemmel for slike regler, da de alminnelige bestemmelsene i patentloven § 72 bare gjelder for internasjonale søknader fra det tidspunktet da disse videreføres i nasjonal fase.

Patentloven § 72 fjerde ledd gjelder anvendelse av reglene om å få saken tatt under videre behandling ved fristoversittelser overfor mottakende myndighet for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet. Det foreslås en ny hjemmel her for forskrifter om vurderingen av gjenoppretting av prioritet for internasjonale søknader som videreføres her i landet. Dette vil gjennomføre bestemmelsene i PCT regel 49ter.1 og 2 og 76.5. Normalt vil spørsmålet om gjenoppretting av prioriteten allerede være vurdert av mottakende myndighet, og denne vurderingen vil legges til grunn også her i landet når søknaden videreføres her. Det må imidlertid tas inn bestemmelser i patentforskriften om på hvilke vilkår Patentstyret kan tilsidesette vurderingen fra mottakende myndighet, herunder om frister og gebyr i tilfeller der søkeren ber om en ny vurdering fra Patentstyret.

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) har etterlyst en tilsvarende endring om gjenoppretting av prioritet i design- og varemerkeloven. En slik endring foreslås ikke nå, da gjenoppretting av prioritet ikke er innført utenfor patentområdet verken i internasjonalt regelverk eller i Danmark og Sverige. Reglene om prioritet har også klart størst praktisk betydning på patentområdet.

Det vises ellers til forslaget til endringer i patentloven §§ 28 og 72, og til merknadene til bestemmelsene. Departementet vil følge opp med endringer i patentforskriften i etterkant av proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside