Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 52 L (2018–2019)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Til innholdsfortegnelse

3 Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse

3.1 Gjeldende rett

Etter patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 kan en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, hvis dette har ledet til rettstap og søkeren og eventuelt fullmektigen har utvist aktsomhet med hensyn til å overholde fristen. Bestemmelsene gjelder ikke fristoversittelse overfor domstolene. I patentloven § 72 første ledd er aktsomhetskravet formulert som et krav om at man må ha vist «all den omhu som med rimelighet kan kreves» med hensyn til å overholde fristen. I tillegg må begjæring om å få saken tatt under videre behandling leveres, og den unnlatte handlingen foretas, innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest ett år etter den opprinnelige fristens utløp.

Bestemmelsen i patentloven § 72 har sin bakgrunn i at andre viktige industriland hadde innført denne typen regler, og at den europeiske patentkonvensjonen inneholdt en slik bestemmelse. Ved innføringen av bestemmelsen i patentloven § 72 ble det fremhevet at det skulle legges til grunn en streng aktsomhetsnorm, se NOU 1976: 49 s. 131–132 og Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 41. Fra starten av utviklet det seg en nokså streng praksis i denne typen saker i Norge, men dette ble myket opp noe på begynnelsen av 1990-tallet av Patentstyrets annen avdeling, som følge av at den norske praksisen hadde utviklet seg til å bli mer restriktiv enn praksis hos Det europeiske patentverket, jf. Annen avdelings avgjørelser i NIR 1995 s. 136 og s. 673. Det stilles imidlertid fortsatt nokså strenge krav til den aktsomheten som må ha vært utvist.

Bestemmelser om virkningen av fristoversittelser ble tatt inn i den tidligere varemerkeloven 1961 § 60 i 1995, og i den nye designloven ved vedtakelsen i 2003. Aktsomhetskravet er i begge disse lovene utformet som et krav om at det må være utvist «den aktsomhet som med rimelighet kan forventes». Denne ordlyden ble valgt for å være i samsvar med vilkåret etter Patentlovstraktaten artikkel 12 nr. 1 iv og Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett artikkel 14 nr. 2 iii, som stiller krav om at det skal være utvist «due care», jf. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 98 og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 93. Samtidig som man i forarbeidene viste til vilkåret etter disse traktatene, ble det imidlertid presisert at man ikke tilsiktet noen vesentlig senking av det aktsomhetskrav som har vært lagt til grunn i Patentstyrets praksis, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 93.

I høringsnotatet 22. juni 2017 s. 19 heter det følgende om innholdet i aktsomhetskravet:

«Aktsomhetskravet som må oppfylles for at en sak skal tas under behandling til tross for fristoversittelse, gir anvisning på et skjønnspreget vurderingstema. Det foreligger en relativt omfattende praksis fra Patentstyrets Annen avdeling og flere rettsavgjørelser om kriteriets innhold. Det er etter denne praksisen en forutsetning for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning at både søkeren eller rettighetshaveren, og eventuell fullmektig, har utvist tilbørlig aktsomhet, og det er lagt til grunn som et klart utgangspunkt at det er søkerens ansvar å gjøre alt som er nødvendig for å unngå tap av rettigheter, jf. Annen avdelings avgjørelser PS-2002-7123 og PS-2012-8196. Etter praksis er utgangspunktet også at fristoversittelsen bare kan settes ut av betraktning der den skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avdelings avgjørelse 6029 (NIR 1991 s. 298), og under forutsetning av at det har vært etablert tilfredsstillende rutiner, jf. Annen avdelings avgjørelser 7204 og 7127 samt PS-2009-7977. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale, at det finnes et akseptabelt kontrollsystem og at fullmektigen er kjent med de relevante regler.
Det dreier seg om saker som kan ha stor betydning for rettighetshaverne, idet det gjerne dreier seg om verdifulle rettigheter som kan gå tapt på grunn av fristoversittelser. For å underbygge at aktsomhetskravet er oppfylt, er det som regel nødvendig med innlevering av utfyllende dokumentasjon i form av blant annet erklæringer fra involverte medarbeidere mv. På grunn av det skjønnspregede vurderingstemaet kreves også relativt omfattende saksbehandling og vurdering i Patentstyret av disse sakene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har de siste to årene vært tre til fem måneder, og tidligere var det betydelig lengre saksbehandlingstid. I tillegg kommer at mange av sakene påklages, og det foreligger som nevnt et stort antall avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling om aktsomhetskravet, og da særlig i patentsaker.»

3.2 Internasjonalt regelverk

Både for europeiske patenter og etter EUs ordninger for EU-varemerker og fellesskapsdesign gjelder et aktsomhetskrav for at en sak skal tas under videre behandling etter fristoversittelse, jf. den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122, varemerkeforordningen artikkel 104 (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/1001 av 14. juni 2017 om EU-varemerket) og forordningen om fellesskapsmønstre artikkel 67 (rådsforordning (EF) nr 6/2002 av 12. desember 2001 om fellesskapsmønstre).

Etter Patentlovtraktaten og Singaporetraktaten om varemerkerett er det valgfritt for statene om det oppstilles et aktsomhetskrav eller et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet, jf. Patentlovtraktaten artikkel 12 nr. 1 iv og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 iii. Den nærmere forståelsen av innholdet i vilkårene vil være underlagt nasjonal rett. Også Patentsamarbeidskonvensjonen overlater til statene å velge mellom et aktsomhetskrav eller et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet, jf. regel 49.6 a i de utfyllende reglene til traktaten. Den samme løsningen er også lagt til grunn i et utkast til en traktat om harmonisering av formelle krav til søknader og registreringsprosedyrer for design (Design Law Treaty, DLT) som er forhandlet frem i regi av WIPO.

3.3 Regelverket i Danmark og Sverige

Som resultat av nordisk lovsamarbeid på patentområdet, har både Danmark, Finland og Sverige tilsvarende bestemmelser om fristoversittelser som den norske patentloven § 72, og som oppstiller et aktsomhetskrav for å få en sak tatt under videre behandling, jf. den danske patentloven § 72 stk 1, den finske patentlagen 71 a § og den svenske patentlagen 72 §. I Sverige er dette vilkåret foreslått videreført i SOU 2015: 41 Ny patentlag. I Danmark gjelder en slik aktsomhetsregel også på designområdet, jf. designloven § 48. De danske og svenske varemerkelovene har ikke bestemmelser om adgang til å få fristoversittelser overfor registreringsmyndigheten satt ut av betraktning etter en aktsomhetsvurdering, men har i stedet regler om mulighet for gjenopptakelse av søknader. Det samme har den svenske designloven.

Storbritannia gikk på patentområdet i 2005 over fra et aktsomhetskrav etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122, til i stedet å anvende vurderingstemaet om fristoversittelsen var «unintentional», dvs. utilsiktet, jf. Patents Act 1977 Sec. 20A (2) c. Endringen kom som følge av misnøye med det tidligere aktsomhetskravet, hovedsakelig begrunnet i at det var for byrdefullt for patenthavere og -søkere. Et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet ble ansett mer hensiktsmessig, ved at det gir en lavere terskel for å kunne opprettholde rettigheter på tross av fristoversittelse, jf. Regulatory Reform (Patents) Order 2004, Regulatory Impact Assessment s. 7. Når det gjelder design, oppstiller Storbritannias Registered Designs Act 1949 Sec. 8A (4) b et tilsvarende krav om at en fristoversittelse må ha vært utilsiktet for å kunne settes ut av betraktning. Også her var valget av et slikt vilkår begrunnet i et ønske om å senke kravet til søkere og designhavere i slike saker, jf. Regulatory Reform (Registered Designs) Order 2006 punkt 17.

3.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet s. 21 flg. ble det foreslått å endre patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 for å senke terskelen for å få saken tatt under behandling etter oversittelse av en frist overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det ble foreslått å erstatte det nåværende aktsomhetskravet med et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet.

Det ble vist til at aktsomhetskravet legger opp til en skjønnspreget vurdering, som gir liten grad av forutberegnelighet for brukerne av søknadssystemene, og som krever mye saksbehandlingsressurser i Patentstyret. Det ble vurdert at en endring av kravet ville gjøre det enklere å få gjenopprettet rettigheter som har gått tapt på grunn av fristoversittelser, og dermed gi mindre risiko for unødvendige tap av rettigheter. Samtidig vil Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter bruke mindre tid på disse sakene, og dermed få frigjort ressurser til andre områder. Det ble vurdert som lite sannsynlig at en endring ville medføre noen særlig økning i antallet fristoversittelser, i lys av rettighetenes verdi. Videre ble det lagt til grunn at redusert saksbehandlingstid vil gi økt forutberegnelighet også for tredjeparter, ved at det blir tidligere avklart om rettigheten vil bestå.

Det ble videre vist til at en endring til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet vil være i overensstemmelse med internasjonalt regelverk, men vil bryte med den nordiske rettsenheten på patentområdet, og innebære at man i norsk rett legger til grunn et annet vilkår enn det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122. Dette gjelder imidlertid saksbehandlingsregler, der det ikke foreligger noen forpliktelse til harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen, og der det heller ikke er helt det samme behov for harmonisert regelverk som når det gjelder de materielle vilkårene for å oppnå rettigheter. I tillegg kan en senking av terskelen for å få saken tatt under behandling innebære forenkling og besparelse, til fordel for rettighetshaverne. Det ble lagt til grunn at disse hensynene burde veie tyngre enn hensynet til nordisk og europeisk rettsenhet på dette området.

3.5 Høringen

Advokatforeningen, Norske patentingeniørers Forening (NPF), Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA), Oslo Patentkontor AS og Patentstyret støtter forslaget i høringsnotatet, mens Klagenemnda for industrielle rettigheter og Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) går imot det.

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) har til sin høringsuttalelse vedlagt en resolusjon fra «International Federation of Intellectual Property Attorneys» sitt møte 13. til 17. mars 2011. Resolusjonen inneholder en oppfordring til statene om å endre kravet til å få saken tatt under videre behandling til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet, eventuelt endre tolkningen av aktsomhetskravet slik at hensikten til rettighetshaveren tas i betraktning.

Plantesortsnemnda uttaler seg ikke om realiteten i forslaget, men gir uttrykk for at det ved en eventuell endring bør vurderes om også reglene for planteforedlerrett bør endres tilsvarende.

Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen støtter forslaget om å endret vilkåret i patentloven, varemerkeloven og designloven for å få en sak tatt under behandling til tross for fristoversittelse, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Som departementet bemerker, vil en slik endring medføre en forenkling av regelen og en besparelse av Patentstyrets ressurser, da det nåværende aktsomhetskravet er ressurskrevende å håndheve. Advokatforeningen er enig i at hensynene til forenkling og ressursbesparing veier tyngre enn hensynet til nordisk rettsenhet på dette området. Advokatforeningen er også enig i departementets vurdering av at det er lite sannsynlig at endringen vil medføre noen atferdsendring hva angår fristoversittelser, slik at det er lite sannsynlig at tredjeparter vil få en usikrere rettsstilling.»

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) uttaler:

«NAIPA stiller seg positiv til endringsforslagene. Våre medlemmer lever hver dag opp til kriteriene «all den omhu som med rimelighet kan kreves», og mer. Allikevel vil det i løpet av et arbeidsliv skje at man overser eller glemmer en detalj. Selv om arbeidsgiver har systemer på plass for å hindre at slike glipper skal føre til et rettighetstap, skjer det en sjelden gang at noe slipper forbi sikringstiltakene. De få gangene det skjer, kan tapet for rettighetshaver være formidabelt.
Dagens ordning innebærer at en søknad om at saken allikevel blir tatt under behandling etter fristoversittelsen, blir overlatt for mye til skjønn. […]»

Norske Patentingeniørers Forening (NPF) stiller seg også positiv til forslaget, og viser til hensynet til forutberegnelighet for søkere, rettighetshavere og tredjeparter samt forenklet og raskere saksbehandling.

Oslo Patentkontor AS uttaler:

«Vi støtter helhjertet forslaget om å myke opp reglene for å få oppreisning ved å gå bort fra kravet om at søkeren og hans fullmektig har utøvd «all den omhu som med rimelighet kan kreves» og erstatte det med at fristoversittelsen er «utilsiktet».
Vi vil understreke at vi mener det er viktig å foreta denne endringen. Et patent som har stor verdi, kan falle bort som følge av små menneskelige feil. Store bedrifter har ofte egen patentavdeling og kan lett sikre seg mot at rettigheter faller bort. Noe annet er det for små bedrifter eller enkeltstående oppfinnere i startfasen, hvor de økonomiske konsekvensene kan være fatale. Disse gruppene har ikke det samme kjennskapet til patentsystemet og dets fallgruber slik som de store bedriftene. De har vanskelig for å forstå hvorfor kravene til oppreisning skal være så strenge, slik at dagens ordning er egnet til å bringe patentsystemet i vanry. Vi kan heller ikke se at det er noen grunn til å holde kravene så høye, nærmere bestemt kan vi ikke se at en oppreisning kan være til skade for tredje part. Her er det ordninger som sikrer deres interesser, bl.a. adgangen til å få mellomkommende rettigheter.
Det er vel og bra at det foreslås en endring av PL § 72, men vi reagerer på at Patentstyret skal vurdere om grunnen til fristoversittelsen virkelig var utilsiktet. Dette kan det i mange tilfeller være vanskelig å føre bevis for. Vi tror ikke at den nye ordningen vil bli utnyttet til ytterligere fristforlengelser i nevneverdig grad og er bekymret for at dette åpner for at man faller tilbake til dagens praksis. […]»

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) mener man heller bør mye opp tolkningen av aktsomhetskravet, og uttaler:

«Det er i denne endringen snakk om å endre kravene fra «all den omhu som med rimelig kan kreves» til «utilsiktet» og at man ved dette legger seg på en annen lovformulering enn våre nordiske naboland og EPC.
NIP er av den oppfatning at vi harmoniserer vårt regelverk for de aller fleste andre områder innen patent til EPC og våre nordiske naboland. NIP er videre av den oppfatning at for å velge en løsning som går bort fra et harmonisert regelverk, som man i dette tilfellet foreslår, bør det foreligge tungtveiende grunner. Dette siden man kan få meddelt patent i Norge via to kanaler, det norske patentsystemet og gjennom EPC systemet og muligheten til å få tatt en sak opp til behandling etter en fristoversittelse bør etter vår mening være likt for de to systemene. NIP kan ikke se at det i dette tilfellet finnes slike tungtveiende grunner og støtter ikke en slik endring.
Imidlertid er NIP av den oppfatning at Patentstyret har praktisert en veldig streng tolkningslinje av den eksisterende formuleringen, og at denne bør mykes opp til å være på linje med EPO og derved også basere seg på avgjørelser der, slik man også søker å gjøre på de andre områdene innen patentområdet.»

Klagenemnda for industrielle rettigheter viser til hensynet til harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen, og uttaler:

«Både når det gjelder fristen for oversittelse av prioritet og fristen for å begjære saken tatt under behandling selv om fristen for å betale årsavgift er oversittet, ønsker man å bringe det norske regelverket på linje med EPC. Det er dermed også naturlig at man gjør det samme hva gjelder aktsomhetskravet – altså velger en europeisk standard, og ikke her legger seg på en amerikansk linje. Dette gjør seg særlig gjeldende fordi i tilfeller der EPO bestemmer at en fristoversittelse med hensyn til en europeisk patentsøknad eller et europeisk patent med virkning i Norge skal settes ut av betraktning, gjelder dette også her i landet.
Klagenemnda ser det slik at praksis fra EPO er rikholdig hva gjelder hvor terskelen skal ligge, og at man heller i forarbeidene kan presisere at aktsomhetsnormen må lempes sammenlignet med det som ble fremhevet i tidligere forarbeider. Eventuelt kunne man benyttet bestemmelsen i designloven som modell.»

3.6 Departementets vurderinger

Departementet går inn for å følge opp forslaget om å endre patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50, slik at aktsomhetskravet for å få saken tatt under behandling etter fristoversittelse erstattes med et krav om at oversittelsen må ha vært utilsiktet. Dette vil gjøre det enklere for søkere og rettighetshavere å få en sak tatt under videre behandling av Patentstyret etter fristoversittelse, og derved gjenopprette rettigheter som ellers kunne gått tapt.

Forslaget har fått støtte fra flertallet av høringsinstansene, og endringen vil gi bedre forutberegnelighet både for søkere, rettighetshavere og tredjeparter. Endringen vil også medføre en forenklet og raskere saksbehandling hos Patentstyret i disse sakene. Det nåværende aktsomhetskravet gir, med sitt skjønnspregede vurderingstema, en for stor grad av usikkerhet knyttet til oppfyllelse av vilkåret. Det nåværende vilkåret gir også en omfattende ressursbruk hos både parter og Patentstyret med sikte på å avklare om vilkåret er oppfylt.

Departementet er samtidig enig med de høringsinstansene som har pekt på hensynet til nordisk rettsenhet og harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen som argumenter mot en endring av aktsomhetsvilkåret. Særlig har det betydning at man etter den europeiske patentkonvensjonen, for europeiske patenter som gjøres gjeldende i Norge, vil legge til grunn et strengere krav for å få saken behandlet videre etter fristoversittelse enn det som vil gjelde etter norsk rett. Hensynet til harmonisering får imidlertid mindre vekt når det er tale om saksbehandlingsregler, og der det er tale om å legge til grunn et for næringslivet mindre byrdefullt vilkår i norsk rett enn det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen og i de andre nordiske landene. Det er heller ikke fullstendig europeisk eller internasjonal rettsenhet på området. Storbritannia har gått bort fra et aktsomhetskrav, og Patentlovtraktaten, Patentsamarbeidskonvensjonen og Singaporetraktaten gjør det valgfritt om statene benytter en aktsomhetsnorm eller et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet.

Departementet holder etter dette fast ved at hensynet til forenkling i dette spørsmålet bør tillegges større vekt enn hensynet til nordisk rettsenhet og harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen. En alternativ løsning, med lemping av aktsomhetskravet, ville ikke gi en tilsvarende bedret forutberegnelighet eller ressursbesparelse som en endring til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet.

Det antas lite sannsynlig at en senkning av terskelen for å få saken behandlet videre etter fristoversittelse vil medføre noen betydelig atferdsendring hos søkere, rettighetshavere eller fullmektiger, og det er dermed lite sannsynlig at tredjeparter vil få en særlig mer usikker rettsstilling. Det vil dessuten være gunstig for tredjeparter at sakene vil kunne behandles og avgjøres raskere enn i dag. Hensynet til tredjeparter er også ivaretatt av reglene om mulighet for fortsatt utnyttelse, se patentloven § 74. Det gjelder dessuten absolutte frister for å få saken tatt under videre behandling, som ivaretar hensynet til at tredjeparter etter noe tid må kunne innrette seg på at rettigheten er bortfalt.

Oslo Patentkontor har stilt seg kritisk til at Patentstyret skal vurdere om grunnen til fristoversittelsen virkelig var utilsiktet, og viser til at det kan være vanskelig å føre bevis for dette. Til dette bemerker departementet at saken ikke bør kunne tas til videre behandling utelukkende på grunnlag av en helt generell erklæring om at det har vært meningen å videreføre søknaden eller rettigheten. Det vil likevel være tilstrekkelig å levere en erklæring som redegjør for at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst. Patentstyret skal da legge dette til grunn, uten noen ytterligere prøving.

Plantesortsnemnda har tatt opp at det bør vurderes en tilsvarende endring av vilkåret for å få saken tatt under videre behandling når det gjelder planteforedlerrett. Departementet er enig i dette, og vil i samråd med Landbruks- og matdepartementet følge opp en tilsvarende endring i forskrift 6. august 1993 nr. 832 om planteforedlerrett § 16.

Det vises ellers til forslaget til endring av patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50, og til merknadene til bestemmelsene.

Til toppen
Til dokumentets forside