5 Vilkår for beskyttelse
5.1 Innledning
Vilkårene for designrett er listet opp i direktivet artikkel 11, som for en stor del viser til andre direktivbestemmelser. Enkelte av vilkårene er obligatoriske, se artikkel 11 nr. 1. I andre tilfeller kan statene velge om et forhold skal gjøres til vilkår for designrett, se artikkel 11 nr. 2. Statene kan ikke oppstille materielle vilkår som ikke er nevnt i artikkel 11.
Det må skilles mellom vilkår for registrering og vilkår for designrett. I proposisjonen her er det foreslått at Patentstyret som hovedregel bare skal vurdere designen opp mot enkelte av vilkårene før den eventuelt registreres (se kapittel 9.4 nedenfor). Etter forslaget er det følgelig bare noen få av vilkårene for designrett som også er registreringsvilkår. Viser det seg i ettertid at ikke alle vilkårene for designrett er oppfylt, kan registreringen bli opphevet som ugyldig (se kapittel 10).
Nedenfor gjennomgås vilkårene for designrett. Kravet om at det må dreie seg om en «design» samt særreglene for funksjonsbestemt design og bestanddeler er allerede omtalt i kapittel 4.2.
5.2 Nyhets- og forskjellskravet
5.2.1 Gjeldende rett
Mønsterloven § 2 første ledd oppstiller to hovedvilkår for beskyttelse. For det første må designen ikke ha vært kjent før søknadsdagen. Dette vilkåret kalles gjerne for nyhetskravet. For det annet må designen skille seg vesentlig fra det som var kjent før denne dagen. Dette innebærer at designen må ha en viss distanse til design som allerede er kjent - utseendet må ha et særpreg. Dette vilkåret kan betegnes som forskjellskravet.
Nyhetskravet er presisert i mønsterloven § 2 annet ledd, jf. § 3. Designen kan ikke gis beskyttelse dersom den har vært allment tilgjengelig før søknaden ble innlevert. Det avgjørende er om designen har vært tilgjengelig for utenforstående, slik at den kunne ha vært ettergjort. Nyheten er i så fall ødelagt selv om designen ikke rent faktisk har blitt offentlig kjent.
Nyhetskravet er objektivt. Designrett er utelukket selv om søkeren ikke bevisst har kopiert designen. Dette er den samme regelen som i patentloven. Åndsverkloven oppstiller derimot bare et subjektivt nyhetskrav, det vil si et forbud mot å etterlikne andres verk.
Det spiller heller ingen rolle hvor i verden designen har vært tilgjengelig, eller hvordan den har blitt tilgjengelig. Mønsterloven § 2 annet ledd første punktum taler om tilgjengelighet ved avbildning, utstilling, utbud «eller på annen måte». Nyhetskravet er altså globalt og - med noen få unntak - absolutt.
Etter mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum må designen dessuten skille seg vesentlig fra design i eldre søknader som ikke har blitt offentliggjort før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet (se nedenfor), men som blir gjort tilgjengelig etter dette tidspunktet. Uten denne særregelen ville slike søknader ikke være nyhetsskadelige, fordi de ikke er allment tilgjengelige når den nye søknaden innleveres. Bestemmelsen er tatt med fordi det er rimelig at den eldre søknaden i slike tilfeller går foran den yngre.
Mønsterloven gjør enkelte unntak fra nyhetskravet. Reglene om søknadsprioritet innebærer at søkeren kan kreve at tidspunktet da denne leverte inn en designsøknad i utlandet, skal være avgjørende ved vurderingen av om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt (mønsterloven § 8 første ledd med forskrifter). Det er tilstrekkelig at søknaden leveres inn til Patentstyret innen seks måneder etter at den utenlandske søknaden ble innlevert.
Etter mønsterloven § 3 nr. 2 kan søkeren dessuten kreve at nyhets- og forskjellskravet vurderes ut fra forholdene på tidspunktet da søkeren første gang viste frem designen på en offisiell eller offisielt anerkjent internasjonal utstilling. Dette kalles utstillingsprioritet. Søknaden må innleveres innen seks måneder etter fremvisningen.
Videre følger det av mønsterloven § 3 nr. 1 at nyheten ikke er ødelagt hvis designen er gjort allment tilgjengelig av andre som følge av åpenbart misbruk. Bestemmelsen kan f.eks. brukes hvis designen er gjort kjent gjennom en straffbar handling mot designeren. Seksmånedersfristen for å søke gjelder også her.
5.2.2 Direktivets hovedregel
For å oppnå designrett etter direktivet må designen være ny og ha individuell karakter, se artikkel 3 nr. 2. En design regnes som ny hvis den skiller seg fra design som har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen, forutsatt at forskjellene ikke bare gjelder uvesentlige punkter, se artikkel 4. Designen har individuell karakter hvis den gir betrakteren et annet helhetsinntrykk enn tilgjengelig design, se artikkel 5 nr. 1. Reglene er foreslått gjennomført i § 3 i lovutkastet i designutredningen.
Artikkel 6 nr. 1 første punktum fastsetter at en design som hovedregel skal regnes som allment tilgjengelig hvis den «er blitt kunngjort etter registreringen eller har vært utstilt, utnyttet kommersielt eller på annen måte er blitt kjent for offentligheten». Bestemmelsen er innarbeidet i § 5 første ledd i designutredningen og innebærer neppe noe nytt i forhold til mønsterloven.
Etter direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav d må designen ikke kollidere med designen i en eldre søknad eller registrering som ble gjort allment tilgjengelig etter søknadstidspunktet. Bestemmelsen er inntatt i § 7 nr. 2 i lovutkastet i designutredningen, se til sammenlikning mønsterloven § 2 annet ledd annet punktum.
Det kan reises spørsmål om kravet om «individuell karakter» etter direktivet er mindre strengt enn mønsterlovens krav om «vesentlig» forskjell. Ordlyden isolert sett kan tyde på dette. Som nevnt er imidlertid vilkåret presisert slik at designen må gi et annet helhetsinntrykk. I avsnitt 13 i fortalen til direktivet er det uttalt at forskjellen i helhetsinntrykk skal være tydelig. Blant annet på denne bakgrunn vil direktivet trolig ikke gjøre det nødvendig å legge om norsk praksis på dette punktet. Men det er vanskelig å si noe sikkert om dette før nærmere retningslinjer er trukket opp i praksis.
Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det legges vekt på hvor stor frihet designeren hadde ved utformingen av designen (direktivet artikkel 5 nr. 2). Det må følgelig legges vekt på hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Den som formgir et kjøkkenredskap eller en annen bruksgjenstand, kan ha mindre frihet enn designeren av et rent fantasiprodukt. Forskjellskravet vil lettere være oppfylt hvis spillerommet er lite. På den annen side blir omfanget av vernet tilsvarende snevrere, se kapittel 6.3 nedenfor.
I avsnitt 13 i fortalen er det uttalt at det også skal tas hensyn til «hva slags produkt mønsteret anvendes på eller inngår i, og særlig hvilken industrisektor det tilhører». Dette må trolig forstås slik at det ikke skal stilles like strenge krav til individualitet hvis produktene ikke er i direkte konkurranse med hverandre. Det innebærer antakelig også at det skal tas hensyn til produktspektret i den aktuelle bransjen. Et stort produktspekter med små innbyrdes variasjoner kan bidra til å begrense designerens frihet, slik at forskjellskravet ikke kan praktiseres like strengt som i bransjer med færre produkter og større variasjonsmuligheter.
Hvis nyhets- og forskjellskravet ikke er oppfylt, skal registrering nektes eller registreringen kjennes ugyldig i ettertid, se artikkel 11 nr. 1 bokstav b og d.
5.2.3 Direktivets unntak fra nyhets- og forskjellskravet
Direktivet gjør enkelte unntak fra prinsippet om at designen ikke må ha vært allment tilgjengelig før søknadsdagen. Unntakene er mer omfattende enn etter dagens mønsterlov.
Designen regnes ikke som allment tilgjengelig hvis den har blitt kjent på en måte som normalt ikke vil gi de relevante fagmiljøene i EØS-området kjennskap til designen, se direktivet artikkel 6 nr. 1 første punktum. Bestemmelsen modifiserer mønsterlovens globale nyhetskrav og er foreslått gjennomført i § 5 annet ledd nr. 1 i lovutkastet i designutredningen. I kommentarene til direktivutkastet beskriver EU-kommisjonen bestemmelsen slik (KOM (96) 66 endelig - COD 464 s. 6):
«Formålet hermed er at beskytte mønsterindustrien mod påstande om, at et mønster ikke er gyldigt, idet der et eller andet sted i verden er et ældre mønster i brug, som den europæiske industri ikke kan have haft kendskab til. Med denne bestemmelse vil man således undgå, at mønsterrettigheder kan erklæres ugyldige, fordi den mønsterkrænkende part påstår, at der i fjerne områder eller på museer findes ældre mønstre.»
Nyheten går heller ikke tapt ved at designen gjøres kjent for andre under forutsetning av at den behandles fortrolig, se direktivet artikkel 6 nr. 1 annet punktum og § 5 annet ledd nr. 2 i lovutkastet i designutredningen. Forutsetningen kan være uttrykkelig eller underforstått. Bestemmelsen gjør det mulig å vise designen frem til mulige samarbeidspartnere uten å ødelegge muligheten til å få designrett. Mønsterloven inneholder ingen uttrykkelig bestemmelse om dette, men et liknende prinsipp er likevel antatt å gjelde (se innstilling 9. juni 1967 til lov om mønster s. 54 første spalte).
Direktivet artikkel 6 nr. 2 (§ 6 nr. 1 i lovutkastet i designutredningen) slår fast at kravet om nyhet og individuell karakter skal regnes som oppfylt, selv om designeren har gjort designen allment tilgjengelig tidligst tolv måneder før søknadsdagen eller før prioritetsdagen, hvis det er påberopt prioritet. Den samme fristen gjelder hvis designen er gjort kjent av noen som designerens rett har gått over til. Bestemmelsen gjør det mulig å prøve ut designen på markedet i en viss periode for å finne ut om den kommersielle verdien er stor nok til at det er verdt å søke om designrett. Bestemmelsen kan dessuten hindre at designere som ikke har kjennskap til nyhetskravet, mister muligheten til å få enerett fordi de har offentliggjort designen før søknadstidspunktet. Også denne regelen er ny i forhold til mønsterloven.
Ifølge direktivet artikkel 6 nr. 3 (§ 6 nr. 2 i lovutkastet i designutredningen) skal fristen på tolv måneder også gjelde i tilfeller der designen er gjort allment tilgjengelig ved mislighold i forhold til designeren eller noen som designerens rett har gått over til. Mønsterloven inneholder en regel om misbruk i § 3 nr. 1. Etter mønsterloven må misbruket være åpenbart, og søknad må innleveres senest seks måneder etter at designen ble gjort kjent. Direktivet gjør det nødvendig å lempe på begge disse vilkårene. Fristen må utvides til tolv måneder, og det kan ikke oppstilles et vilkår om at misbruket skal være «åpenbart». Også på dette punktet er direktivets løsning gunstigere for søkeren enn gjeldende norsk rett.
Direktivet regulerer verken søknads- eller utstillingsprioritet. Flere bestemmelser i direktivet sidestiller imidlertid prioritetsdagen med søknadsdagen, og forutsetter dermed eksistensen av slike regler. Mønsterlovens regler om søknads- og utstillingsprioritet hviler på Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett og må videreføres, se § 16 i lovutkastet i designutredningen.
5.3 Andre vilkår for designrett
5.3.1 Gjeldende rett
Mønsterloven oppstiller en del vilkår for designrett som kommer i tillegg til nyhets- og forskjellskravet. Etter mønsterloven § 1 må den som søker om designrett, ha retten til designen. Dette innebærer at søknaden må innleveres av designeren eller den som designerens rett har gått over til.
Den såkalte «hinderkatalogen» i mønsterloven § 4 lister opp en rekke tilleggsvilkår som må være oppfylt for at designen kan bli gyldig registrert. Designen må ikke stride mot «ærbarhet eller offentlig orden», eller uten tillatelse inneholde et offentlig våpen, flagg eller kontrollmerke mv. som det er forbudt å bruke uten særskilt tillatelse. Den må heller ikke krenke en annens rett til et firma, varekjennetegn, åndsverk eller fotografi. Videre må designen ikke være egnet til å oppfattes som en annen persons navn eller portrett, hvis det ikke åpenbart siktes til en som er død for lenge siden. Man kan heller ikke få designrett hvis designen inneholder noe som ikke skiller seg vesentlig fra en registrert design.
5.3.2 Direktivet og designutredningen
Direktivet artikkel 11 gjør det ikke nødvendig å innføre nye tilleggsvilkår for designrett i designlovgivningen, og de fleste tilleggsvilkårene i mønsterloven kan eller må videreføres. Det gjelder vilkårene i mønsterloven om at søkeren må være berettiget til designen (direktivet artikkel 11 nr. 1 bokstav c), og at designen må være forenlig med ærbarhet og offentlig orden (artikkel 11 nr. 1 bokstav b). Direktivet åpner også for å videreføre vilkårene om at designen ikke må krenke en annens firma, varekjennetegn eller et opphavsrettslig vernet verk, og at den ikke må inneholde et offentlig våpen, flagg eller kontrollmerke mv. uten nødvendig tillatelse (artikkel 11 nr. 2).
I Patentstyrets designutredning er vilkåret om at søkeren må ha retten til designen, nedfelt i lovutkastet § 1. De øvrige obligatoriske eller valgfrie tilleggsvilkårene etter direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2 er innarbeidet i § 7 («hinderkatalogen»).
Patentstyret foreslår at enkelte av mønsterlovens tilleggsvilkår for designrett blir opphevet.
Etter gjeldende rett kan man ikke få designrett hvis designen inneholder en registrert design som tilhører en annen. Er et beskyttet ornament brukt på et møbel, kan det derfor ikke oppnås designrett til møbelet, selv om ornamentet ikke preger helhetsinntrykket. Direktivet inneholder ingen bestemmelse som utelukker designrett i slike tilfeller. Mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav d kan derfor ikke videreføres. Hvis designen som inneholder den eldre designen oppfyller de alminnelige vilkårene for beskyttelse, skal det etter direktivet kunne oppnås designrett.
Har en person oppnådd beskyttelse for en design som inneholder en tidligere registrert design, kan vedkommende likevel ikke utnytte sin design uten samtykke fra innehaveren av den tidligere registreringen. Slike koblinger mellom immaterielle rettigheter er kjent fra patent- og opphavsretten. Endringen innebærer derfor at designlovgivningen på dette punktet bringes på linje med andre deler av immaterialretten.
Bestemmelsen i mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b om design som kan oppfattes som andres navn eller portrett, er ikke videreført i designutredningen.
5.4 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger
Få høringsinstanser har hatt merknader til innholdet i designutredningens utkast til bestemmelser om vilkår for designrett, som bygger på reglene i direktivet.
Departementet bemerker at hovedreglene om nyhet og individuell karakter synes å være i samsvar med nyhets- og forskjellskravet etter mønsterloven, men at direktivet gjør mer omfattende unntak fra nyhetskravet enn gjeldende mønsterlov. Dette vil være til fordel for dem som søker om designrett. Det kan bl.a. vises til bestemmelsen i § 5 annet ledd nr. 1 i lovutkastet i designutredningen, som innebærer at offentliggjøring utenfor EØS-området ikke nødvendigvis fører til at nyheten er ødelagt. Norsk forening for industriens patentingeniører påpekte under høringen at dette unntaket fra det globale nyhetskravet vil skape en rekke vanskelige avgrensningsproblemer. Departementet vil ikke utelukke at det i en del tilfeller vil være vanskelig å avgjøre om vilkårene i unntaksbestemmelsen er oppfylt. Det foreslås likevel ingen endringer, fordi bestemmelsen bygger direkte på direktivet.
Departementet har merket seg at enkelte høringsinstanser gir uttrykkelig støtte til den nye bestemmelsen i § 6 om «nyhetsfrist». Bestemmelsen kan gi mulighet til å prøve ut designen på markedet i en periode på tolv måneder før det sendes inn en designsøknad, uten at dette ødelegger adgangen til å få designrett. Norske patentingeniørers forening uttaler:
«Innføringen av en respittperiode på 12 måneder er nytt og hilses velkommen fordi det vil kunne gi norsk næringsliv og designere en mulighet til å teste og videreutvikle nye produkter før man tar kostnaden med å søke registrering.»
Statens veiledningskontor for oppfinnere uttaler at muligheten «til å prøve ut nye mønster i en 12 mnd. periode før en innleverer en søknad [vil] være viktig for våre kunder». Også departementet antar at bestemmelsen vil være nyttig for mange designere.
Departementet er for øvrig enig i forslaget i designutredningen om å oppheve enkelte av vilkårene for designrett i mønsterloven § 4.
Mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b forbyr registrering av design som inneholder et personnavn som ikke åpenbart sikter til en person som er død for lenge siden. Bestemmelsen er ikke videreført i proposisjonen her. Det er mulig at også personnavn går inn under uttrykket «kjennetegn» i direktivet artikkel 11 nr. 2 bokstav a, hvis nasjonal rett gir innehaveren av navnet rett til å nekte bruk av designen som inneholder navnet. Dette er lagt til grunn av de svenske utrederne, se SOU 2001: 68 s. 125-26. Det trenger imidlertid ikke å representere et problem at noen andre har fått enerett til en bestemt visuell utforming av navnet.
Etter mønsterloven § 4 nr. 2 bokstav b kan en design som utgangspunkt heller ikke inneholde et portrett av en person. Bestemmelsen er gitt av hensyn til den som er avbildet, og ikke den som har laget portrettet. Det er ikke åpenbart at direktivet gir grunnlag for å oppstille en ugyldighetsbestemmelse om portretter som ikke er opphavsrettslig vernet. I samsvar med designutredningen har departementet valgt å sløyfe også denne regelen.
Uansett vil ikke registreringen av designen gi designhaveren noen rett til å utnytte en design som inneholder et navn eller et portrett dersom utnyttelsen strider mot lovfestede eller ulovfestede regler utenfor designloven.
Departementet foreslår etter dette kun noen små redaksjonelle endringer i reglene om vilkår for designrett sammenliknet med designutredningen.